La tutela del Know-How In Italia

Nello scorso approfondimento, abbiamo affrontato il tema dell’oggetto del know-how. Adesso, dobbiamo analizzare in che cosa consista la tutela delle informazioni segrete.

L’articolo 99 del Codice della Proprietà Industriale (C.P.I.) – ferma restando la disciplina della concorrenza sleale – attribuisce al legittimo detentore delle informazioni e delle esperienze aziendali, il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di acquisire, rivelare a terzi od utilizzare, in modo abusivo, tali informazioni ed esperienze, salvo che siano state conseguite in modo indipendente dal terzo.

Tale norma prevede quindi:

  • una tutela reale delle informazioni segrete che può essere esercitata nei confronti di chiunque;

  • una tutela che non riguarda qualsiasi tipo di violazione,  ma è subordinata al fatto che l’ acquisizione sia avvenuta in modo abusivo, ovvero al di fuori di modi leciti, quali ad esempio le acquisizioni a titolo derivativo per via negoziale (reperimento del prodotto sul mercato, successiva analisi, prove ecc.), quelle ottenute per mezzo del reverse engineering (ossia il caso in cui soluzioni tecniche vengono replicate attraverso una procedura di “ricostruzione a ritroso”) oppure l’acquisizione a titolo originario, per autonoma creazione.

L’art. 99 C.P.I.  prevede quindi il divieto, da una parte, di ogni condotta che sia diretta ad acquisire, rivelare o utilizzare le informazioni segrete senza il consenso del suo legittimo detentore; dall’altra parte, la norma non ricomprende nella tutela i casi in cui le informazioni siano state acquisite in modo autonomo dal preteso contraffattore ed anche le ipotesi in cui l’accesso a tali dati non abbia comportato da parte di colui che ne è venuto in possesso un’invasione illegittima, diretta o indiretta della sfera di riservatezza del legittimo detentore.

Secondo la giurisprudenza (v. caso Grace/ Foreco Trib. Milano ord. 3.10.1994 GADI, 3153; Trib. Milano 2-2-00 GADI 00,4133; App. Milano 29.11.02 GADI 02, 4533) e la dottrina maggioritaria, il carattere dell’abusività dei modi in cui è intervenuta l’acquisizione delle informazioni segrete può essere ricavato secondo criteri induttivi.

In particolare, sulla base di quanto anche disposto dalla sentenza Grace/ Foreco, sono ritenuti indizi gravi precisi e concordanti:

a) l’identità delle conoscenze e delle formule, anche nel senso di una derivazione dei prodotti del presunto contraffattore dalle formule del detentore delle informazioni;

b) l’esistenza di elementi da cui desumere una lunga e costosa ricerca, da parte del titolare delle informazioni, in un settore tecnologicamente avanzato;

c) la predisposizione dei mezzi di segretazione da parte della detentrice delle informazioni risultanti anche da elementi indiziari quali particolari cautele risultanti da documenti in possesso della stessa;

d) l’impossibilità di risalire alle formule attraverso i prodotti messi in commercio;

e) il fatto che il terzo non abbia speso per la ricerca una cifra tale da giustificare l’autonoma individuazione delle formule di tutti i prodotti presenti sul mercato;

f) il passaggio di dipendenti o collaboratori dalla impresa detentrice delle informazioni a quella del terzo.

Il riferimento alla disciplina della concorrenza sleale, contenuto nell’art. 99, comporta che l’art. 2598 c.c. sia applicabile, in via complementare, qualora gli atti di acquisto, utilizzazione  e divulgazione – pur avendo ad oggetto informazioni non qualificabili come “informazioni  segrete” per mancanza dei requisiti di cui all’art. 98 C.P.I. – soddisfino i requisiti soggettivi e oggettivi prescritti per l’azione di concorrenza sleale, come ad esempio nel caso di sottrazione di dati oggettivamente riservati per i quali non siano state adottate misure di segretezza.

Da tutto quanto precede, è evidente che l’art. 99 C.P.I.  preveda, per il know-how, un’ampia tutela che, non solo ricomprende quella disposta dall’articolo 2598 c.c. in materia di concorrenza sleale, ma che si estende anche a quella riconosciuta ai tradizionali diritti di privativa industriale (brevetti, marchi, etc.).