Modifiche al brevetto? Si, ma non sempre c’è contraffazione

Con sentenza del 24.01.2017 n. 885 il Tribunale di Milano ha affrontato lo spinoso tema della possibilità di modificare le rivendicazioni di un brevetto in corso di causa, prevista dall’art. 79 del Codice della Proprietà Industriale.

La modifica delle rivendicazioni di un brevetto nel corso di un giudizio è talvolta necessaria quando ci si rende conto che il brevetto contenente le rivendicazioni originarie rischia di essere dichiarato nullo in quanto già anticipato da brevetti analoghi mentre, viceversa, restringendo l’ambito di protezione e quindi limitando le rivendicazioni, il brevetto può mantenere validità anche se con una portata più limitata.

Facciamo un esempio. Se si brevetta una “pentola” ma poi ci si rende conto che la pentola già esiste, si può limitare la domanda chiedendo la protezione non più di una pentola tout court ma di una “pentola con coperchio” se tale combinazione è nuova.

Fatta questa limitazione non si potrà più impedire ai concorrenti di produrre una “pentola” ma si potrà impedire loro di produrre una “pentola con coperchio”: il diritto sarà limitato ma sarà esercitabile mentre se si non intervenisse con la limitazione il brevetto sarebbe nullo e non si potrebbe ottenere neppure il secondo effetto.

La legge consente espressamente di limitare il brevetto anche in corso di causa, addirittura «in ogni stato e grado del processo».

Il Tribunale di Milano ha però stabilito che quando si effettua tale limitazione occorre attenersi a “buona fede” e che

«i confini di un brevetto debbono essere predeterminati in modo chiaro ed inequivoco per potere essere opposti ai terzi, pena la violazione delle regole della concorrenza e del legittimo affidamento dei terzi».

Pertanto quando si giunge ad una limitazione delle rivendicazioni faticosa e non così evidente non è possibile riconoscere la tutela del brevetto a decorrere dalla data del deposito dello stesso

«bensì limitatamente a fare tempo dalla riformulazione ritenuta dai tecnici conforme ai presupposti di brevettabilità (in senso conforme anche Tribunale di Milano 5377/2015)».

Ne consegue che secondo questo orientamento il contraffattore potrà essere ritenuto responsabile dei danni derivanti dal suo comportamento soltanto a fare data dall’accertata validità della limitazione presentata in corso di causa dal titolare del brevetto ma non anche per il periodo precedente.

Si tratta di un principio molto importante che avevamo anche noi sostenuto in un nostro articolo del 2014 scritto per il Notiziario dell’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale e che siamo lieti di vedere confermato in questa sentenza.