Nell’ambito di un contratto di licenza, il licenziatario è colui il quale acquisisce la licenza in cambio del pagamento di un corrispettivo.
Il corrispettivo della licenza può essere costituito da una somma di denaro oppure da canoni (detti royalties) il cui ammontare è legato percentualmente a variabili quali, ad esempio, la quantità dei pezzi venduti dal licenziatario (titolare del brevetto) o il suo fatturato.
Nel caso in esame esisteva un contratto di licenza brevetto in merito ad una macchina “separatore sansa/nocciolo di olive” ma dopo avere, per anni, pagato le royalties previste, il licenziatario del brevetto agisce in giudizio per farlo dichiarare nullo e per chiedere, di conseguenza, la risoluzione del contratto di licenza e la condanna del licenziante alla restituzione delle somme da lui corrisposte.
Le domande del licenziatario vengono in un primo momento accolte dalla Corte di Appello di Roma con sentenza n. 6688/2014.
Contro tale provvedimento, ricorreva in Cassazione il licenziante lamentando, tra l’altro, che il Giudice di secondo grado aveva erroneamente riconosciuto il diritto del licenziatario alla restituzione delle somme già versategli a titolo di royalties.
Il licenziante affermava infatti che la restituzione delle somme non poteva essere consentita, trattandosi di somme percepite in esecuzione spontanea del contratto e perciò non restituibili avendo il licenziatario ricavato un utile a prescindere dalla declaratoria di nullità del brevetto.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 6373 del 5 marzo 2019, ha accolto questa eccezione ed ha annullato la sentenza della Corte d’Appello di Roma alla luce del disposto normativo di cui all’attuale art. 77 del C.P.I. (ex art. 59-bis della legge n. 1127/1939).
Tale norma, rubricata effetti della nullità, prevede che la declaratoria di nullità del brevetto ha effetto retroattivo, ma non pregiudica:
- Gli atti di esecuzione di sentenze di contraffazione passate in giudicato già compiuti;
- I contratti aventi ad oggetto l’invenzione conclusi anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che ha dichiarato la nullità nella misura in cui siano già stati eseguiti. In questo caso, tuttavia, il giudice, tenuto conto delle circostanze, può accordare un equo rimborso di importi già versati in esecuzione del contratto;
- I pagamenti già effettuati ai sensi degli articoli 64 e 65, a titolo di equo premio, canone o prezzo.
La disposizione di cui sopra, pertanto, stabilisce sì la retroattività della declaratoria di nullità ma prevede, altresì, che quest’ultima non interferisce sulla parte già eseguita dei contratti di licenza aventi ad oggetto l’invenzione.
Questa statuizione muove infatti dal presupposto secondo il quale, prima della declaratoria di nullità, il licenziatario abbia comunque tratto vantaggio dall’esclusiva conferitagli.
La Corte di appello di Roma, invece, nel disporre, tramite sentenza, la restituzione di ogni pagamento anteriormente e spontaneamente eseguito dal licenziatario non aveva tenuto conto di tale disposizione speciale e neppure aveva illustrato le ragioni secondo le quali aveva inteso non darvi applicazione.