Con una recente decisione, l’EUIPO ha accolto l’opposizione presentata dal titolare del noto marchio MARC JACOBS nei confronti della domanda di registrazione del segno “MAKCR JOACBV”, offrendo un’interessante riflessione nell’ambito della comparazione tra segni e, in particolare, sul ruolo dei processi cognitivi del consumatore.
Marchi notori e somiglianza
L’opposizione è stata esaminata principalmente sotto il profilo della notorietà del marchio anteriore, invocata a fondamento del rigetto della domanda contestata.
Nel corso di tale esame, l’EUIPO ha dapprima accertato la notorietà del marchio anteriore all’interno dell’Unione Europea e, conseguentemente, ha proceduto alla comparazione dei segni, chiarendo come un requisito essenziale per l’accoglimento dell’opposizione sia la sussistenza di una somiglianza tale da indurre il pubblico a stabilire un collegamento tra gli stessi.
Proprio questo esame costituisce il passaggio centrale della pronuncia.
Nel dettaglio, l’EUIPO ha osservato che il segno contestato è composto da due elementi verbali separati, “Makcr” e “Joacbv”, privi di significato in qualsiasi lingua europea.
Tuttavia, benché tali elementi non corrispondano a parole esistenti, non si può escludere che almeno una parte del pubblico rilevante possa percepirli come una trasposizione o distorsione di nomi a esso familiari. Ciò è particolarmente vero per il pubblico anglofono, per il quale sia il nome “Marc” (o “Mark”) sia il cognome “Jacobs” risultano relativamente comuni.
Di conseguenza, tale parte del pubblico potrebbe istintivamente riorganizzare le lettere del segno contestato, riconducendolo a un nome e cognome percepiti come simili a quelli del marchio anteriore.
Pertanto, almeno una parte non trascurabile del pubblico non percepirà il segno “Makcr Joacbv” come una combinazione completamente arbitraria o di fantasia, ma piuttosto come una versione distorta o erroneamente scritta dei nomi “Marc” (o “Mark”) e “Jacobs”, tale da essere immediatamente associata al noto marchio anteriore.
È stato poi esaminato il profilo relativo all’esistenza di un rischio di pregiudizio, per il quale è necessario dimostrare che, alla luce di tutti i fattori rilevanti, il pubblico di riferimento stabilirà un collegamento (o un’associazione) tra i segni.
Sul tema, la divisione opposizioni EUIPO ha condiviso le argomentazioni dell’opponente.
In particolare, considerato che i marchi operano in settori commerciali strettamente connessi quali borse, zaini e accessori, il segno contestato, per effetto della sua somiglianza con il marchio anteriore dotato di notorietà, è idoneo ad attrarre un numero maggiore di consumatori verso i prodotti del richiedente, beneficiando così della reputazione del marchio anteriore.
Difatti, un numero significativo di consumatori potrebbe orientarsi verso i prodotti del richiedente a causa dell’associazione mentale con il marchio noto dell’opponente, appropriandosi così del suo potere attrattivo e del suo valore pubblicitario. Ciò può determinare un incremento delle vendite in misura sproporzionata rispetto agli investimenti promozionali del richiedente, configurando una forma di “free-riding” sugli investimenti dell’opponente nella valorizzazione del proprio segno.
Conclusioni
L’EUIPO ha quindi ritenuto che l’uso di “Makcr Joacbv” su borse e accessori consentirebbe al richiedente di sfruttare parassitariamente l’immagine di lusso ed esclusività associata al marchio “MARC JACOBS”, senza aver sostenuto alcun investimento per costruirla.
Sulla base di quanto sopra, la divisione opposizioni, affermando che è necessario andare oltre la mera forma grafica del segno e valutare la percezione reale del pubblico, concludeva per il rigetto della domanda di registrazione del marchio contestato.
Giulia Mugnaini