Possibile registrare come marchio una parola di uso generico se a seguito dell’uso ha acquistato un carattere distintivo. (c.d. secondary meaning)
Un marchio inizialmente privo di capacità distintiva può successivamente acquisirla per effetto dell’elevata diffusione commerciale e delle attività di pubblicizzazione che possono radicalmente trasformare la percezione distintiva del segno nel mercato dei consumatori.
Il fenomeno è noto con il termine di secondary meaning:
«ben può un marchio divenuto distintivo per effetto della cd secondarizzazione conservare anche un uso generico e comune posto che, con tale fenomeno la parola comune mantiene il significato originario al contempo ne assumo uno secondario di segno distintivo del prodotto nella mente dei consumatori che finiscono per attribuire al termine utilizzano non solo il significato originario ma anche quello di indicatore della provenienza dei prodotti da una determinata impresa cui esso viene spontaneamente associato.»
Pertanto anche una parola comune, quale potrebbe essere “Rotoloni”, può meritare di essere registrata come marchio se si dimostra che per i consumatori quella parola non richiama alla mente soltanto un qualsiasi “rotolone” ma soprattutto, se non esclusivamente, i Rotoloni di una particolare marca.
Proprio dei Rotoloni della Sofass si è occupata la Corte di Cassazione sottolineando che in sde di merito è sempre importante un’analisi accurata sull’acquisita distintività del segno che non può essere trascurata.
La Corte di Cassazione, nella sentenza del 19.04.2016 n. 7738 ha ravvisato un vizio di motivazione nella sentenza impugnata che aveva ritenuto nullo il marchio, nella misura in cui non ha giustificato adeguatamente perché dovesse essere ritenuta irrilevante l’indagine demoscopica fornita dalla Sofass ed in tal caso perché non potesse essere concesso un approfondimento di indagine tramite una consulenza tecnica di ufficio.
La Corte afferma quindi due importanti principi.
In primo luogo, in relazione al fatto che il marchio Rotoloni fosse sempre stato usato e conosciuto in abbinamento con il marchio Regina ha ribadito che
«un segno può acquisire carattere distintivo anche in seguito all’uso che ne è stato fatto, pure in quanto parte o in combinazione con un altro marchio registrato: ciò mediante la prova che gli ambienti interessati percepiscono il prodotto o il servizio designato da quell’unico marchio come proveniente da una determinata impresa»
In secondo luogo ha affermato che
«non convince sul piano logico dell’argomentazione l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui sarebbe irrilevante ai fini della prova richiesta dell’acquisizione di un secondary meaning del marchio la risposta positiva della metà degli intervistati la quale secondo la consulenza di parte risultante dalle indagini di mercato ricollega la parola Rotoloni al produttore della carta Regina»
infatti secondo la Corte
«delle due l’una: o si reputa attendibile la consulenza di parte ed allora vanno tratte le conseguenze scaturenti dal dato da essa risultante; o si ritiene il contrario ed allora va consentita l’offerta di prova formata in giudizio anche con apposta ripetizione officiosa dell’indagine».
La sentenza ha quindi ribadito l’importanza dell’indagine demoscopica ma al tempo stesso ha previsto che nel caso in cui la stessa non offra risultati del tutto convincenti il Giudice debba concedere alla parte il ricorso alla consulenza tecnica di ufficio, strumento di cui il Tribunale può (e deve) avvalersi per chiarirsi ogni dubbio su una questione che è cruciale per la validità del marchio.