La Commissione dei Ricorsi dell’EUIPO si è trovata recentemente a decidere un caso piuttosto complesso (Caso R 755/2021-1) avente ad oggetto la trascrizione del trasferimento della titolarità del marchio “Diego Maradona” n. 2243947 registrato a nome del famoso calciatore.
Il caso
Il caso prende le mosse dalla società Sattvica, S.A. che aveva chiesto e ottenuto, per ben due volte, la trascrizione del trasferimento della titolarità del marchio “Diego Maradona” a proprio favore, peraltro depositando documentazione, a ben vedere, inidonea a dimostrare l’avvenuta cessione del marchio.
In particolare, con una prima istanza Sattvica avrebbe allegato un’autorizzazione del Dicembre 2015 che concedeva alla stessa il potere di “gestire commercialmente” una serie di marchi del noto calciatore, incluso, apparentemente, quello avente ad oggetto il segno “Diego Armando” e due autorizzazioni – fra l’altro, queste ultime prive di data – relative all’uso dei marchi in questione. Questi atti tuttavia non contenevano alcuna indicazione dei numeri delle registrazioni o dei Paesi di validità.
Con la seconda istanza, invece, il rappresentante di Sattvica aveva prodotto, oltre a due delle autorizzazioni sopra citate, anche una procura generale rilasciata da Sattvica al proprio rappresentante.
Sattvica riteneva che le autorizzazioni rilasciate da Diego Maradona in vita potessero valere come trasferimento della titolarità del marchio, il che, ovviamente, non è.
In entrambi i casi il rappresentante presso l’EUIPO del titolare del marchio europeo “Diego Maradona” aveva chiesto all’Ufficio di dichiarare la nullità delle suddette iscrizioni a favore di Sattvica ed in entrambe le occasioni l’Ufficio dichiarava che le iscrizioni erano state fatte per errore e dovevano ritenersi nulle e inefficaci.
Sattvica impugnava la seconda decisione dell’EUIPO con ricorso alla Commissione dei Ricorsi, chiedendo, in estrema sintesi, di annullare la decisione contestata e che l’Ufficio fornisse i motivi dell’errore e della mancata concessione di un termine per la relativa sanatoria.
Nelle more del procedimento di ricorso anche gli eredi di Maradona avevano chiesto l’annotazione del trasferimento della titolarità del marchio “Diego Maradona” a proprio favore, evidenziando, inter alia, che secondo l’articolo 1329 del Codice Commerciale e Civile argentino, la morte del mandante – in questo caso Diego Maradona – comporta l’estinzione del mandato, per cui Sattvica non aveva il potere di richiedere l’iscrizione della cessione del marchio.
La decisione
Con decisione del 21 marzo 2022 la Commissione dei Ricorsi ha respinto il ricorso presentato da Sattvica, evidenziando, in primo luogo, che l’effetto immediato che scatta con la morte del titolare di un marchio europeo è la successione universale: sono gli eredi del de cuius che acquistano la titolarità del marchio stesso e loro soltanto possono trasferire i relativi diritti.
Ora l’articolo 20, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio dell’Unione Europea stabilisce, per quel che qui interessa, che una cessione del marchio è valida solo se disposta per iscritto e sottoscritta da entrambe le parti.
Inoltre, in base all’articolo 20, paragrafo 5 del Regolamento stesso, “l’istanza per la registrazione di un trasferimento deve contenere informazioni che identifichino il marchio UE, il nuovo titolare, i prodotti e servizi ai quali il trasferimento si riferisce, come pure documenti che stabiliscano debitamente il trasferimento”.
Nella decisione in commento la Commissione dei Ricorsi ha infine precisato che “l’Ufficio esaminerà i documenti solo nella misura in cui essi confermano quanto indicato nell’istanza” di trasferimento; tuttavia, “l’Ufficio non si pronuncia e non considera questioni contrattuali o legali che scaturiscano in base al diritto nazionale. Se sorgono dubbi, le corti nazionali si occupano della legalità del trasferimento stesso”.
Come forse noto, Maradona è venuto a mancare il 25 novembre 2020, quindi mesi prima che Sattvica presentasse la prima istanza di annotazione.
La Commissione dei Ricorsi ha dunque statuito:
- la decisione contestata non era priva di motivazione, avendo, al contrario, l’Ufficio espressamente affermato che con la seconda istanza l’appellante non aveva fornito alcuna prova ulteriore che giustificasse sufficientemente il trasferimento della titolarità a proprio favore, come richiesto dall’articolo 20, paragrafo 5 del Regolamento;
- la mancata concessione di un periodo per la rettifica derivava da un giusto motivo, ossia l’impossibilità, a seguito della morte del calciatore, di rimediare alla situazione, correggendo i documenti che erano stati posti a base dell’istanza.
Oltretutto, dalla decisione si evince che nel corso della “controversia” gli eredi di Maradona avevano anche prodotto il provvedimento n. 43 del Juzgado Nacional de lo Criminal y Correccional argentino, con il quale lo stesso Tribunale aveva proibito a Sattvica di rinnovare e stipulare contratti relativi ai marchi aventi ad oggetto il nome, gli pseudonimi e la rappresentazione dell’immagine di Diego Armando Maradona, “in tutte le sue varianti (denominativi, figurativi e misti), sia per il territorio della Repubblica di Argentina sia per qualsiasi altro Paese al mondo”. Questo provvedimento per la Commissione dei Ricorsi rafforzava l’impossibilità della correzione dell’errore.
Infine, anche ammesso che una sanatoria fosse possibile, l’appellante non aveva neppure chiesto un’autorizzazione agli eredi di Maradona, nemmeno in pendenza di appello, per rimediare alle irregolarità nell’annotazione del trasferimento.
Dunque il ricorso di Sattvica andava respinto e la decisione contestata confermata.
Maria Roberta Bagnoli