La Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata in merito al caso “Vespa” della società Piaggio, con la sentenza n. 33100/2023, escludendo che un prodotto che abbia assunto un valore artistico possa anche essere registrato come marchio di forma.
Valore artistico e valore sostanziale sono concetti assimilabili?
Nel 2001, l’art. 2 della l. n. 633 del 1941 (Legge sul Diritto d’Autore) è stato modificato con l’introduzione del comma n. 10, secondo cui sono comprese nella protezione autorale “le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico”.
Ciò significa che un’opera di design, qualora abbia queste due caratteristiche, può essere protetta dal diritto d’autore. In particolare, il requisito del “valore artistico” si identifica con la “storicizzazione dell’opera”, che si presenta quando un design assume una rilevanza culturale e sociale tale da superare la semplice piacevolezza estetica, diventando un vero e proprio simbolo sociale e di stile. Tale qualità si ricava, tra l’altro, da una serie di elementi come il riconoscimento da parte degli ambienti culturali e istituzionali, l’esposizione in mostre e musei, la pubblicazione su riviste specializzate, l’attribuzione di premi, l’acquisto di un valore sul mercato così alto da trascendere quello legato esclusivamente alla funzionalità del prodotto.
In base all’articolo 9 del Codice di Proprietà Industriale (CPI), un marchio di forma o marchio tridimensionale, come la “Vespa” ad esempio, non può essere registrato quando consiste “esclusivamente” nella forma di un prodotto, o altra caratteristica, imposta dalla natura dello stesso o necessaria a conseguire un risultato tecnico, o idonea a conferirgli “valore sostanziale”.
Il “valore sostanziale” sussiste quando c’è una caratteristica estetica tale da rendere la forma del prodotto un vero e proprio simbolo sociale e di stile, tale da influenzare o determinare la scelta del consumatore all’acquisto e, conseguentemente, far conseguire un vantaggio concorrenziale al titolare dello stesso. In presenza di tale elemento, un marchio tridimensionale non è registrabile.
Le nozioni di “valore artistico” nel diritto d’autore e “valore sostanziale” dei marchi tridimensionali si avvicinano molto tra loro.
Il caso Vespa
E’ in riferimento a tali concetti che si è espressa la Corte di Cassazione, sovvertendo la decisione del Tribunale e della Corte d’Appello di Torino che avevano ritenuto valido il marchio tridimensionale.
A seguito del sequestro di tre modelli di scooter per asserita violazione del marchio tridimensionale raffigurante la Vespa XL, registrato da Piaggio nel 2013, due società cinesi avevano avviato un’azione di accertamento negativo della contraffazione davanti al Tribunale di Torino affinché venisse accertato che i propri scooter non violavano i diritti di Piaggio e che il marchio tridimensionale registrato fosse dichiarato nullo per violazione dell’art. 9 CPI.
Il Tribunale accertava preliminarmente che la forma della Vespa è un’opera di design tutelata dal diritto d’autore, in quanto erano presenti i requisiti fondamentali di novità, carattere creativo e valore artistico. La Vespa, infatti, ha nel tempo acquisito una tale quantità di riconoscimenti in ambito artistico da divenire una vera e propria icona del design artistico italiano, come si desume dalle numerose pubblicazioni, mostre, riconoscimenti, premi, esposizioni in musei, pubblicità, film.
Non solo. Secondo il Tribunale il marchio di forma della Vespa era valido e non violava l’articolo 9 CPI, in quanto, anche se attraente, il design di Piaggio “non è tuttavia l’unica caratteristica che determina la motivazione d’acquisto del consumatore che, pur essendo certamente influenzato dalla sua estetica, non è di sicuro portato a decidere l’acquisto esclusivamente in base a questa, ma bensì in base ad altre considerazione tecniche e funzionali”.
La Corte d’Appello di Torino ha, poi, confermato la decisione.
Le società cinesi hanno proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che il requisito del “valore artistico” comporterebbe la presenza di un “valore sostanziale” della forma, che è uno degli impedimenti assoluti alla registrazione del marchio tridimensionale, proprio perché il “valore artistico” è un elemento da prendere in considerazione al fine di stabilire se una certa forma conferisca al prodotto “un valore sostanziale” tale da renderla non registrabile.
La decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione accoglie questo motivo di doglianza e afferma che «il riconoscimento di un valore artistico alla forma di un prodotto quale opera di design, ai fini della tutela secondo la Legge sul Diritto d’Autore – per essere la Vespa addirittura divenuta, per effetto di numerosi riconoscimenti da parte dell’ambiente artistico, non meramente industriale (quali anche le innumerevoli presenze in “film, pubblicità, fotografie, che hanno come protagonista un mito”), un’icona simbolo del costume e del design artistico italiano – comporta, di regola, che la stessa forma dia al prodotto quel “valore sostanziale” che osta alla registrazione della forma come marchio”.
La censura viene quindi accolta, escludendo così la cumulabilità della tutela del marchio tridimensionale della Piaggio con la tutela autorale della forma della “Vespa”.
Tania Giampieri