A, titolare di un brevetto relativo ad una particolare soluzione chimica ha agito in giudizio contro Z, contestando la contraffazione del proprio titolo a seguito dell’uso da parte di Z di una soluzione analoga a quella brevettata. Il Tribunale di Venezia, se pure in fase cautelare, e quindi ha eseguito un esame sommario, ha confermato la contraffazione.
L’invenzione brevettata riguarda una soluzione idroalcolica che aumenta la percentuale di umidità, conferendo sofficità al prodotto alimentare, in cui viene iniettata, al fine di poterlo conservare anche a temperatura ambiente (c.d. shelf life).
La difesa di Z
La difesa di Z ha insistito sul fatto che la soluzione idroalcolica da lei utilizzata differisce sostanzialmente da quella brevettata da A, in quanto la sua è composta non solo da acqua e alcool, ma anche da sciroppi ed aromi.
In secondo luogo, Z ha contestato che, durante la fase di descrizione, non è stata accertata l’identità di scopo della soluzione utilizzata da Z rispetto a quella brevettata da A, e che non sarebbero state condotte sufficienti indagini sulla sofficità e sulla composizione della soluzione stessa.
L’ordinanza del Tribunale di Venezia
Il Tribunale di Venezia, con l’ordinanza del 24/11/2022, ha preliminarmente riconosciuto e ribadito quanto affermato dalla Giurisprudenza delle corti d’appello dell’EPO (G2/88 e G6/88), ovvero che «un uso nuovo di una sostanza nota è in linea di principio brevettabile anche quando l’unica caratteristica nuova è il diverso uso di una sostanza nota, purché tale uso implichi un nuovo effetto tecnico non prima riconosciuto».
Sulla base di questa affermazione, il Tribunale ha stabilito l’irrilevanza del primo argomento di Z in quanto, benché essa abbia specificato che nella soluzione vengano utilizzati anche sciroppi e aromi, Z «non ha comunque dimostrato che l’aggiunta di tali elementi, rispetto alla soluzione brevettata, sia capace di inibire e modificare l’effetto proprio della soluzione idroalcolica come tale».
Oltretutto, il Tribunale ha constatato che Z non «ha neppure allegato quale eventuale diverso effetto tecnico (a ciò deve intendersi riferita la doglianza sulla mancata prova dello “scopo”), del tutto diverso dall’ottenimento di umidità/sofficità, essa vorrebbe ottenere e in concreto otterrebbe» attraverso l’implementazione della soluzione contestata.
Peraltro, il direttore di Z, in sede di descrizione, avrebbe reso delle dichiarazioni riferendosi espressamente all’«umidità desiderata». Da qui il Tribunale ha dedotto che lo scopo della sostanza idroalcolica è in tutto e per tutto identico a quello della soluzione brevettata da A, ovvero quello di aumentare l’umidità, e quindi la sofficità, del prodotto.
Il Tribunale ha poi ritenuto, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di Z, che l’accertamento della violazione è avvenuto attraverso la misurazione della percentuale di umidità rilevata all’interno dei prodotti Z. Infatti, come sopra accennato, la percentuale di umidità indica il livello di sofficità del prodotto. Dall’analisi condotta sui prodotti Z è stata registrata la stessa percentuale di umidità e, quindi, la stessa sofficità, dei prodotti contenenti la soluzione idroalcolica brevettata di A.
Conclusioni
Alla luce di quanto sopra riportato, il Tribunale di Venezia ha quindi stabilito la sussistenza dei presupposti della contraffazione di brevetto perpetrata da Z. Pertanto, con l’ordinanza ha confermato la descrizione inaudita altera parte. Inoltre, il Tribunale ha disposto l’inibitoria nei confronti di Z della prosecuzione dell’attuazione di processi produttivi interferenti con il brevetto A, oltre che alla commercializzazione degli alimenti da forno prodotti in violazione del brevetto stesso.
Il Tribunale ha ordinato altresì il sequestro sia dei macchinari per iniezione di Z, sia delle soluzioni idroalcoliche impiegate, fissando una penale per ogni giorno di ritardo nell’ottemperanza dell’inibitoria.
Elena Bandinelli