In una recente ordinanza (n. 3339 del 01.12.2021) la Corte di Cassazione ha affermato che la limitazione di un brevetto, per assenza di carattere inventivo della rivendicazione principale, comporta la nullità parziale dello stesso.
Alla limitazione del brevetto si ricorre, come nel caso di specie, quando la rivendicazione principale – che delimita l’ambito di protezione del brevetto stesso – risulta non concedibile perché anticipata dal punto di vista della novità o dell’attività inventiva.
Se la rivendicazione principale non risulta valida, tutto il brevetto rischia di essere dichiarato nullo.
Tuttavia se una delle rivendicazioni dipendenti contiene caratteristiche secondarie che, aggiunte a quelle della rivendicazione principale che a quel punto va a costituire “arte nota”, conferiscono un valore inventivo alla soluzione proposta, il brevetto può essere limitato e quindi mantenuto in vita ma riducendo il suo ambito protettivo alle sole caratteristiche secondarie sopra indicate.
La limitazione pone diversi dubbi interpretativi ed uno di questi riguarda le sorti del brevetto originariamente ottenuto.
In molti ritengono che, una volta limitato, il brevetto debba essere dichiarato parzialmente nullo in relazione a quella parte del brevetto contenuta nella rivendicazione principale priva di validità. La Cassazione afferma proprio questo principio.
Nell’ordinanza infatti si legge:
«La nullità parziale del brevetto comporta difatti, come si è visto, una semplice limitazione del brevetto stesso (art. 76, comma 2, CPI). Vero è che la limitazione, quando è domandata in un giudizio attraverso la sottoposizione al Giudice di una riformulazione delle rivendicazioni, deve attestarsi entro i confini segnati dal contenuto della domanda di brevetto quale inizialmente depositata e non può estendere la protezione conferita dal brevetto concesso (art. 79, comma 3, CPI) ma ciò vale per l’appunto a circoscrivere l’ambito di operatività della limitazione non certo ad escludere che una nullità parziale del diritto di privativa possa configurarsi ove risulti mutato, in senso limitativo, l’oggetto della protezione.»
La Corte di Cassazione riconosce quindi che la limitazione di un brevetto, attraverso accorpamento, come nel caso di specie, della rivendicazione principale indipendente con una rivendicazione dipendente, mantiene in vita il brevetto per il principio di conservazione della privativa brevettuale, ma al tempo stesso comporta la declaratoria di nullità parziale del brevetto limitato in relazione a quella parte del brevetto travolta dalla limitazione e che quindi non ha più la sua autonomia.
La Corte di Cassazione ha quindi rinviato la causa alla Corte di Appello di Venezia che dovrà riformulare la sentenza tenendo conto del seguente principio di diritto:
“La nullità parziale del brevetto oggi prevista dall’art. 76, comma 2 CPI., che provvede all’esigenza di conservare validità alle altre concorrenti rivendicazioni che si presentino fornite dei requisiti di legge per la brevettazione, è suscettibile di essere dichiarata in presenza della nullità di rivendicazione indipendente (nella fattispecie: per carenza di altezza inventiva), laddove il brevetto consti di altra rivendicazione dipendente munita di validità, rispetto alla quale quanto oggetto della rivendicazione nulla possa rilevare come stato della tecnica“.
Un tale principio non è di poco conto. Ricordiamo che la nullità di un brevetto opera “ex tunc”, ovvero fin dalla data di deposito della domanda di brevetto, per cui la declaratoria di nullità parziale potrebbe travolgere eventuali accordi o richieste risarcitorie per contraffazione basate sulla protezione originariamente accordata alla rivendicazione principale poi dichiarata nulla.