L’invenzione non brevettata, ad esempio per carenza dei necessari requisiti (il cd. non brevettabile) ovvero per scelta dell’impresa, può essere tutelata “in regime di segreto”, ossia come know-how. Quest’ultimo copre quindi anche il non brevettato e non soltanto il non brevettabile.
Spetta allora all’imprenditore scegliere se proteggere la propria invenzione con un brevetto oppure sfruttarla come know-how. Nel primo caso l’esclusività è garantita per tutta la durata del brevetto, mentre nel secondo caso la stessa resta subordinata al dato di fatto di mantenere il regime di segretezza nel tempo.
Secondo una parte della dottrina, il know-how è lo strumento per tutelare quelle conoscenze pratiche che integrano il brevetto e lo accompagnano. L’attività di brevettazione rappresenta quindi un punto di arrivo della ricerca al quale si giunge solo dopo aver effettuato una parte di prove, analisi e studi i cui risultati possono rientrare nella definizione di informazioni segrete. Una domanda di brevetto potrebbe quindi escludere dalle rivendicazioni e dai disegni relativi all’invenzione, dati, informazioni e dettagli che rischierebbero di delimitare eccessivamente l’ambito di tutela del brevetto. Tali dati ed informazioni potrebbero invece essere mantenuti segreti e potrebbero svolgere un ruolo fondamentale nella fase di attuazione del trovato.
Una significativa definizione del rapporto del know-how con il brevetto è stata data in una sentenza del Tribunale di Torino del 2008. In tale sentenza, i giudici hanno affrontato il caso di un brevetto di procedimento, il cui titolare lamentava la sottrazione da parte di un concorrente di know-how da esso sviluppato, estremamente utile o addirittura necessario per lo sfruttamento in concreto della privativa, e definito come “complesso di esperienze, insegnamenti e conoscenze acquisiti nel corso della sperimentazione del procedimento de quo, vale a dire di quella conoscenza pratica dell’invenzione che, sebbene non brevettata, è determinante per consentirne la concreta attuazione nel modo più efficace ed è da ritenersi giuridicamente tutelata” ( Trib. Torino 18 aprile 2008).
L’imprenditore, nello scegliere se tutelare un’invenzione come brevetto o come know-how dovrebbe quindi tenere in conto i pro e i contro di entrambi, che possono essere riassunti nella tabella sottostante:
| BREVETTO | KNOW-HOW |
| Contro | Pro |
| Pubblicazione (non segretezza) | NO pubblicazione (segretezza) |
| Costi | NO costi |
| Protezione limitata nel tempo | Protezione NON limitata nel tempo |
| Pro | Contro |
| Ostacolo a brevettazione successiva | Non ostacola brevettazione successiva |
| Protezione garantita per la durata del brevetto | Necessaria la segretezza e quindi protezione difficile da mantenere |
La scelta se proteggere informazioni e dati in un brevetto o come segreto commerciale dipende molto dal settore industriale in cui opera l’imprenditore. Vi è ad esempio molta propensione per Il know-how nel settore manifatturiero per la natura stessa dei prodotti e delle loro modalità di produzione. Inoltre la tutela come segreto commerciale è preferita in quei settori in cui le innovazioni si succedono molto rapidamente, come ad esempio nel settore delle gare automobilistiche o nel motociclismo. In questi settori è infatti molto importante mantenere la massima segretezza delle invenzioni, segretezza che mal si concilia quindi con il brevetto che viene infatti pubblicato e che quindi potrebbe avvantaggiare i competitors.
Tendenzialmente però la tutela di un’invenzione come segreto è adottata in via residuale quando il brevetto non è possibile.
Chiara Morbidi