Il Tribunale dell’Unione Europea ha recentemente stabilito, con sentenza del 5 giugno scorso, che il famoso fast food statunitense McDonald’s è decaduta dai suoi diritti sul segno “BIG MAC” in relazione a prodotti a base di pollo.
La Controversia: uso effettivo del marchio Big Mac
La vicenda ha origine nel 2017, quando una catena di ristoranti take away irlandese, la Supermac’s, depositava un’azione di decadenza per non uso contro il marchio dell’Union Europea “BIG MAC” n. 000062638, registrato dal 1998 per prodotti e servizi di cui alle classi 29, 30 e 42.
L’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) accoglieva in un primo momento la domanda di decadenza, ritenendo che l’uso del marchio contestato non era stato dimostrato per i prodotti e servizi rivendicati.
Nel 2019, a seguito del ricorso avanzato da McDonald’s, la commissione di ricorso annullava la decisione in relazione ad una parte di prodotti e servizi. Risultava quindi confermata la tutela sul marchio “Big Mac” per i seguenti prodotti/servizi:
- classe 29: “Alimenti a base di carne e pollame, panini con carne, panini con pollo“;
- classe 30: “Panini commestibili, panini con carne, panini con pollo“;
- classe 42: “Servizi forniti o connessi alla gestione di ristoranti e altri esercizi di ristorazione o infrastrutture di consumo e drive-in; preparazione di pasti da asporto“.
La Supermac’s, insoddisfatta della decisione, decideva quindi di chiedere al Tribunale dell’Unione Europea l’annullamento della decisione in questione tranne che per i “panini con carne” di cui alla classe 30. La società, infatti, riteneva che il marchio non fosse oggetto di un uso effettivo in Unione Europea per i prodotti e servizi di cui alle classi sopra menzionati ad eccezione dei prodotti alimentari a base di carne.
Per “uso effettivo” si intende l’utilizzo di un marchio conformemente alla sua funzione essenziale, ovvero quella di garantire l’identità dell’origine imprenditoriale dei prodotti e servizi rivendicati, così da creare un’opportunità commerciale per gli stessi.
L’uso non può essere dimostrato da probabilità o presunzioni, ma deve basarsi su elementi oggettivi e concreti che dimostrino l’utilizzo effettivo sul mercato interessato. Per far ciò, è necessario tenere di conto di vari fattori, interdipendenti tra loro, come il volume commerciale degli atti d’uso, la durata del periodo durante il quale l’uso è compiuto, nonché la frequenza di tali atti.
Le Motivazioni del Tribunale dell’Unione Europea
Nel caso di specie, il Tribunale dell’Unione Europea ha riformato parzialmente la decisione EUIPO, limitando la tutela conferita a McDonald’s dal marchio oggetto di contestazione. Lo stesso ha dichiarato, infatti, che la McDonald’s non ha dimostrato che il marchio contestato sia stato oggetto di un uso effettivo per quanto riguarda i prodotti «panini con pollo», i prodotti «alimenti a base di pollame» e i servizi «forniti o connessi alla gestione di ristoranti e di altri locali o infrastrutture di ristorazione per il consumo e il “drive-in”; preparazione di piatti da asporto».
A sostegno delle argomentazioni di cui sopra, il Tribunale dell’Unione Europea afferma che le prove fornite dal colosso statunitense non forniscono alcuna informazione circa l’entità dell’uso del marchio, né in relazione al volume delle vendite, né in merito al periodo e alla frequenza con cui tali atti d’uso sono stati compiuti e pertanto ha dichiarato il marchio parzialmente decaduto.
Tania Giampieri