Si stima che nel 2020 il .com non sarà più il leader dei tld, ovvero della parte che viene dopo il “punto” e che identifica un dominio.
Introdotti un pò in sordina i nuovi tld tematici (.guru, .gratis, .luxury, ecc..) sono destinati a sostituire del tutto i vecchi domini generici. Gli utenti della rete cercheranno i prodotti ed i servizi di proprio interesse facendosi guidare da ciò che è scritto dopo il “punto” piuttosto che da quello che lo precede.
Questa rivoluzione ha un impatto considerevole sulla contraffazione dei marchi. Uno stesso marchio potrà convivere in Internet con un marchio identico usato per prodotti o servizi del tutto diversi, identificati dalla specifica del tld, ovvero da ciò che viene dopo il punto. Un dominio pippo.luxury potrebbe non essere affatto confondibile con un dominio pippo.consulting.
Per questo è importante per i titolari di marchi registrare i nuovi tld di maggiore interesse e cercare di “bloccarli” o di recuperarli quando possibile. I titolari dei marchi hanno a disposizione una serie di importanti strumenti per difendere il proprio marchio ed anche per prevenire possibili abusi.
a) il TMCH, ovvero il Trademark Clearinghouse. Il TMCH è un servizio pensato proprio per favorire i titolari dei marchi ed agevolare la loro posizione nei confronti di chi volesse registrare nuovi tld identici al proprio marchio. Il TMCH è una banca dati mondiale all’interno della quale chi ha un marchio registrato può inserire il proprio marchio in modo da potere registrare via prioritaria i nuovi tld mano a mano che vengono introdotti. Altro vantaggio del TMCH è quello di “avvertire” coloro che volessero registrare un nuovo tld del fatto che il nome da loro scelto è un marchio registrato e che quindi la loro registrazione potrebbe essere contestata. Il servizio ha un conto molto contenuto ed è estremamente vantaggioso.
b) le URS, ovvero le Uniform Rapid Suspensions. Le URS sono procedure da utilizzare quando esiste una violazione di marchio evidente per bloccare il sito che sta utilizzando il proprio marchio. Le URS consentono di potere letteralmente oscurare il sito altrui in tempi rapidi ed a costi contenuti per evitare che il danno si propaghi ed avere il tempo di recuperare il dominio con una trattativa od utilizzando altre procedure legali.
c) Le UDRP, ovvero la Uniform Dispute Resolution Policy. Le UDRP sono procedure amministrative con le quali si può recuperare un nome a dominio senza dovere ricorrere al Tribunale. Veloci e relativamente poco costose, sopratutto se confrontate con il costo di un’azione legale, le UDRP sono utilizzabili per moltissimo tld, ed anche per i nuovi tld, e permettono di potere recuperare un dominio che sia uguale al proprio marchio, che sia stato registrato in mala fede e su cui il terzo registrante non vanti alcun diritto. Le UDRP sono in vigore dal 2000, sono ampiamente utilizzate e sono in continua crescita a causa del continuo aumentare delle registrazioni “abusive”.
d) il recupero in sede legale. Quando non è possibile recuperare un dominio in via amministrativa o comunque quando si vogliono ottenere risulti ulteriori, ad esempio il rimborso delle spese legali o la pubblicazione della decisione su un quotidiano, si può ricorrere al Tribunale. Queste azioni sono più costose ma sono comunque molto rapide e consentono di ottenere altri vantaggi. Il Codice della Proprietà Industriale italiano contiene una norma che permette proprio di recuperare domini Internet in via cautelare, ovvero nell’arco di uno o due mesi, potendo poi, se del caso, continuare un’azione di merito per chiedere il risarcimento dei danni.
A queste procedure devono poi aggiungersi ed affiancarsi strategie interne e modelli organizzativi che consentano all’impresa di prevenire possibili abusi. Un esempio tra i tanti gli accordi da siglare con i propri distributori ai quali deve essere assolutamente impedita la registrazione di nomi a dominio locali (.fr, .de, .cn, .ru ecc..) corrispondenti al brand aziendale. L’esperienza insegna che i distributori, o addirittura i rivenditori, sono spesso molto scaltri e creano gravi difficoltà ai legittimi titolari del marchio.