Il Tribunale dell’Unione Europea, con sentenza pronunciata il 21 aprile 2021, ha respinto il ricorso presentato da Chanel volto ad ottenere l’annullamento della decisione della Commissione di Ricorso che accoglieva la decisione della Divisione Opposizione che rigettava l’opposizione promossa della famosa casa di moda francese contro la registrazione del marchio della Huawei Technologies Ltd.
In particolare, la Huawei presentava domanda di registrazione di marchio di fronte all’EUIPO (Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale) del segno richiesto per la classe 9 dell’Accordo di Nizza.
Avverso la registrazione di un tale segno, Chanel proponeva opposizione.
L’opposizione era basata sul rischio di confusione ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento 2017/1001 e sul motivo di cui all’articolo 8 paragrafo 5 del medesimo regolamento (notorietà del marchio anteriore).
I marchi francesi anteriori invocati a sostegno dell’opposizione erano i seguenti: (registrato per la classe 9) ed il marchio registratoper profumi, cosmetici, bigiotteria, articoli in pelle ed abbigliamento.
L’opposizione avviata contro la registrazione di veniva tuttavia rigettata posto che nessuna somiglianza veniva ravvisata tra i segni in comparazione.
Chanel, soccombente, impugnava il rigetto rivolgendosi al Tribunale UE.
La casa di moda francese sosteneva, in particolare, che quando il marchio richiesto veniva ruotato di 90 gradi, allora i marchi in comparazione risultavano essere simili ad un grado medio.
Contro tale argomento, il Tribunale ricordava che i segni devono essere confrontati nella forma in cui essi sono protetti, cioè come sono stati registrati o come appaiono nella domanda di registrazione. L’uso effettivo o potenziale di marchi registrati in un’altra forma è irrilevante quando si confrontano i segni (v. Sentenza del 20 aprile 2018, Mitrakos / EUIPO – Belasco Baquedano (YAMAS) , T ‑ 15/17 , non pubblicata, EU: T: 2018: 198, punto 34 e giurisprudenza citata).
Per cui, contrariamente a quanto sosteneva Chanel, il confronto tra i segni può essere effettuato solo sulla base delle forme e degli orientamenti in cui tali segni sono registrati o richiesti.
Il Tribunale procedeva così ad evidenziare le differenze visive tra i marchi in conflitto costituite, in primo luogo, dalla forma più arrotondata delle curve, simile all’immagine di due lettere “c” nel marchio rispetto all’immagine della lettera “h” nel marchio richiesto e, in secondo luogo, nella diversa stilizzazione di tali curve e dalla diversità della loro disposizione (e cioè orizzontale nei marchi francesi e verticale nel marchio richiesto). Per il Giudice europeo anche l’orientamento dell’ellisse centrale, risultante dall’intersezione delle curve, era diverso e cioè verticale nei marchi Chanel e orizzontale nel marchio Huawei.
Pertanto, il Tribunale correttamente rilevava che, valutati globalmente, i marchi in conflitto erano visivamente diversi, nonostante la presenza, in ciascuno di essi, di due curve intrecciate.
Il Giudice Europeo statuiva altresì che, essendo i segni puramente figurativi, era impossibile procedere ad una valutazione della somiglianza dal punto di vista fonetico e che, non avendo i segni alcun concetto, neppure era possibile procedere all’esame della eventuale somiglianza da un punto di vista concettuale.
Il Tribunale, pertanto, concludeva che la Commissione di Ricorso aveva correttamente ritenuto che i marchi fossero – valutati nel complesso – dissimili e che, pertanto, l’opposizione era stata correttamente respinta sia sulla base del rischio di confusione (articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento 2017/1001) sia sulla base dell’articolo 8, paragrafo 5 ai sensi del quale, si ricorda, la somiglianza tra i segni in comparazione costituisce, tra gli altri, presupposto di applicazione della norma.