La corte di Giustizia Europea, su istanza del Tribunale Federale dei Brevetti tedesco, si è recentemente pronunciata sulla prova dell’acquisto di capacità distintiva mediante l’uso, da parte di un marchio costituito da una tonalità di rosso, depositato per contraddistinguere prodotti finanziari.
Nel caso di specie la Corte ha chiarito che nell’ambito di un giudizio volto ad accertare la nullità di un marchio per carenza di distintività, in conformità alla legge marchi tedesca, il titolare del marchio è tenuto a dimostrare che il carattere distintivo acquisito a seguito dell’uso sussisteva già al momento del deposito, non essendo sufficiente, per la “salvezza” del marchio, che la distintività sia stata acquisita in data successiva, sebbene prima della registrazione.
A tali conseguenze la corte è giunta analizzando il contenuto dell’art. 3 paragrafo 3 della direttiva 2008/98/ce il quale recita: “Un marchio di impresa non è escluso dalla registrazione o, se registrato, non può essere dichiarato nullo ai sensi del paragrafo 1, lettere b), c) o d), se prima della domanda di registrazione o a seguito dell’uso che ne è stato fatto esso ha acquisito un carattere distintivo. Gli Stati membri possono inoltre disporre che la presente disposizione sia anche applicabile quando il carattere distintivo è stato acquisito dopo la domanda di registrazione o dopo la registrazione stessa.” .
Sulla scorta di tale norma la Corte ha chiarito che il legislatore comunitario aveva rimesso ad ogni Stato membro la facoltà di avvalersi dell’art. 3.3 ultimo paragrafo ovvero di introdurre nel proprio ordinamento la possibilità che nell’ambito di un procedimento di nullità riguardante un marchio privo di carattere distintivo intrinseco l’acquisto in forza dell’uso di carattere distintivo potesse essere valutato avuto riguardo, non solo al momento del deposito della domanda, ma anche ad un momento successivo al deposito della domanda di registrazione o dopo la registrazione stessa.
Ad avviso della Corte la repubblica federale di Germania sembra non essersi avvalsa di tale facoltà, con la conseguenza che il titolare del marchio avverso il quale è stata presentata una domanda di nullità per difetto di carattere distintivo non potrà far altro che provare che al momento del deposito della domanda il marchio contestato aveva già acquisito carattere distintivo in forza dell’uso.
Di diverso tenore le norme contenute nel codice di proprietà industriale in vigore in Italia. In forza dell’art. 13 comma 3 CPI, infatti, Il marchio non può essere dichiarato o considerato nullo se prima della proposizione della domanda o dell’eccezione di nullità il segno che ne forma oggetto, a seguito dell’uso che ne è stato fatto, ha acquistato carattere distintivo”.
Ai sensi della legge italiana, pertanto, a fronte di una domanda di nullità per carenza di carattere distintivo intrinseco, sarà possibile far valere la distintività acquisita dal marchio in data successiva alla domanda di registrazione, purché ciò si sia verificato in un momento precedente alla proposizione della domanda o della eccezione di nullità.