In data 3 luglio 2024 è stato emanato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy il decreto sui marchi storici di rilevanza nazionale, in attuazione di quanto previsto all’art. 7 co. 5 della legge sul Made in Italy n. 206/2023.
Preliminarmente, è bene evidenziare che per marchi storici di rilevanza nazionale si intendono quei segni “registrati da almeno 50 anni ovvero effettivamente utilizzati in modo continuativo da oltre 50 anni (pur se non registrati), che godono di rilevante notorietà e che sono stati utilizzati per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati da un’impresa produttiva nazionale di eccellenza collegata al territorio nazionale”.
Le finalità del decreto di cui sopra è, nello specifico, quello di assicurare la tutela, prevenire l’estinzione e garantire la continuità sull’uso (per il tramite del Ministero stesso) di detti segni di particolare interesse, qualora i loro titolari non abbiano più interesse – o non siano più in grado – di utilizzarli.
Al Decreto dello scorso 3 luglio è inoltre seguito il decreto del 28 ottobre, con cui sono state definite le disposizioni operative relative alle procedure di intervento del Ministero su tali marchi.
Le operazioni sono essenzialmente due.
Cessione del marchio a favore del Ministero in caso di cessazione attività
Qualora il soggetto titolare (o licenziatario) di un marchio registrato o in uso da almeno 50 anni decida di cessare in maniera definitiva la propria attività (rappresentata dal marchio in questione) potrà notificare tale intenzione alla Direzione Generale del Ministero tramite un progetto di cessazione dell’attività almeno 6 mesi prima dell’effettiva chiusura.
La richiesta dovrà essere redatta secondo uno specifico format, allegato al DM del 28.10.2024. La Direzione Generale, quindi, entro i tre mesi successivi, effettuerà un’attività istruttoria volta a verificare che il marchio in questione rientri nella categoria dei segni di particolare interesse e valenza nazionale e comunicherà, se del caso, la propria volontà a subentrare nella titolarità del marchio stesso.
La cessione del segno a favore del Ministero sarà gratuita, e spetterà al Ministero stesso procedere con la trascrizione della cessione presso l’Ufficio italiano Brevetti e Marchi.
Deposito di domanda di marchio non più in uso
Il Ministero, a seguito di una autonoma valutazione, qualora ritenga che un certo marchio di particolare interesse e valenza nazionale non sia utilizzato da almeno 5 anni, può depositare un’azione di decadenza per non uso davanti all’Ufficio UIBM.
Qualora l’azione in questione porti ad una decisione di accertamento della decadenza, il Ministero stesso avrà la facoltà di depositare una nuova domanda di registrazione del medesimo marchio.
Una volta acquisita la titolarità sul segno a seguito di una delle due operazioni sopra indicate, la Direzione Generale del Ministero pubblicherà sul proprio sito istituzionale l’elenco dei marchi di cui è divenuto titolare, in modo che eventuali aziende interessate ad investire in Italia o a trasferire nel nostro Paese le proprie attività produttive possano formulare una richiesta del proprio interesse ad utilizzare uno o più di tali marchi (la richiesta di utilizzo del marchio deve essere formulata secondo il format allegato al DM del 28.10.2024).
Il Ministero pubblicherà quindi, sempre sul proprio sito istituzionale, la manifestazione di interesse ricevuta, dando in questo modo la possibilità a possibili altri competitor di manifestare il medesimo interesse entro i successivi 30 giorni. Il Ministero sceglierà poi a chi cedere l’utilizzo del marchio sulla base di una serie di criteri, ovvero: investimento, ricadute occupazionali, settore di riferimento, localizzazione e tempi di realizzazione dell’investimento.
Una volta effettuata la scelta, verrà redatto un contratto di licenza gratuita per un periodo non inferiore a 10 anni con la società selezionata. Qualora l’impresa in questione cessi anticipatamente la propria attività o sposti i propri stabilimenti produttivi al di fuori del territorio nazionale, la licenza si risolverà automaticamente.
Tania Giampieri