Con ordinanza del 20.07.2022, il Tribunale di Roma ha disposto un ordine di inibitoria della produzione e commercializzazione di NFT (non-fungible token), diventando il primo Giudice europeo a pronunciarsi in via cautelare sulla contraffazione di marchi mediante la creazione e vendita di NFT.
Il caso riguardava il ricorso promosso da Juventus Football Club S.p.A., quale titolare dei marchi denominativi “JUVE” e “JUVENTUS”, nonché del marchio figurativo costituito dalla nota maglia a strisce verticali bianche e nere. In particolare, Juventus era venuta a conoscenza del lancio di una collezione di CARDS digitali, ossia di figurine tokenizzate, raffiguranti l’immagine di un ex atleta con la maglia della squadra.
Non avendo autorizzato lo sfruttamento commerciale dei propri marchi, la società calcistica agiva in via cautelare contro la società promotrice del progetto, chiedendo che fosse accertata la contraffazione dei suoi marchi e disposta l’inibitoria da qualsiasi ulteriore produzione e commercializzazione degli NFT in questione.
La società resistente si è difesa provando a sostenere, tra l’altro, di aver diritto a commercializzare le CARDS digitali sia perché i marchi di Juventus non risultavano registrati nella classe inerente prodotti virtuali downloadabili, sia perché l’immagine dell’ex giocatore, raffigurata nell’NFT, era stata debitamente autorizzata della società che ne gestisce i diritti di immagine.
Il Tribunale di Roma non ha accolto le argomentazioni della resistente.
Infatti, il Tribunale ha affermato che l’uso dei marchi Juventus non può essere giustificata dall’interesse alla pubblicazione dell’immagine dell’ex calciatore, nemmeno tenendo in considerazione la sua notorietà (ex art. 97 della legge sul diritto d’autore), dal momento che la diffusione degli NFT non è finalizzata a scopi didattici, scientifici o di pubblica informazione, ma risulta un’operazione puramente commerciale.
Rispetto al perimetro di tutela dei marchi azionati, il Tribunale ha ricordato che si tratta di marchi pacificamente notori, trattandosi di “marchi che riguardano la squadra di calcio italiana più titolata e con maggiori tifosi in Italia ed all’estero”. Inoltre è stata ritenuta sufficiente, per accordare l’invocata tutela, la registrazione dei predetti marchi in classe 9, con l’espressa precisazione che la registrazione comprende anche “prodotti non inclusi nella classificazione di Nizza e pubblicazioni elettroniche scaricabili”.
Sulla base di tali argomenti, il Tribunale ha ritenuto che la creazione e commercializzazione di NFT recanti i marchi Juventus, senza alcuna autorizzazione da parte della titolare, costituisce contraffazione dei marchi e integra anche un’ipotesi di concorrenza sleale quale conseguenza dell’uso non autorizzato dei marchi e dell’appropriazione dei pregi collegati ai marchi utilizzati.
Oltre all’inibitoria dall’ulteriore produzione e commercializzazione degli NFT, il Tribunale di Roma ha disposto anche una penale di euro 500,00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento e ordinato alla società soccombente di fornire ogni informazione utile a identificare i soggetti coinvolti nelle varie fasi di creazione e vendita delle CARDS, insieme alle quantità e ai prezzi di vendita.
Ilaria Feriti