Può capitare che un marchio, inizialmente registrato e tutelato come segno distintivo, finisca per diventare il termine generico utilizzato per indicare un determinato tipo di prodotto.
Questo fenomeno, noto come volgarizzazione, si verifica quando il marchio perde la sua capacità distintiva e diventa, di fatto, il nome comune di un prodotto, anziché un segno distintivo legato a un’impresa specifica.
Un esempio noto di volgarizzazione è quello del marchio “Cellophane”, che inizialmente rappresentava un prodotto specifico ma che, col tempo, è divenuto un termine generico per indicare quel tipo di materiale.
Il caso Shavette
Un caso recente che ha attirato l’attenzione riguarda il marchio “Shavette”, registrato in Europa per rasoi, che è stato contestato dinanzi all’EUIPO (Ufficio per la Proprietà Intellettuale dell’Unione Europea) ai sensi dell’articolo 58(1)(b) del Regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio dell’Unione Europea.
L’articolo in questione stabilisce che un marchio può essere revocato se l’uso dello stesso è diventato talmente diffuso da trasformarsi in un termine generico che designa la categoria o la natura dei beni o servizi coperti dalla registrazione, anziché indicare la provenienza commerciale specifica di un’impresa.
In altre parole, il marchio perde la sua capacità di distinguere i prodotti di un’impresa, diventando il nome comune del prodotto stesso.
Nel caso del marchio “Shavette”, la società richiedente, dopo aver ricevuto un rifiuto in prima istanza da parte dell’EUIPO, ha presentato appello innanzi al Board of Appeal sostenendo che il termine “Shavette” fosse ormai divenuto un termine comune per identificare un tipo di rasoio nei Paesi del Benelux, Francia, Germania, Italia, Spagna, Svezia e Regno Unito.
Il richiedente ha argomentato che, tenendo conto del pubblico rilevante, che include barbieri, parrucchieri e consumatori privati, il termine “shavette” fosse diventato suggestivo per identificare rasoi. In particolare, il termine si compone della parola inglese “shave” (rasare) e del suffisso “-ette” che indica un diminutivo.
Inoltre, il richiedente ha sottolineato che il termine “shavette” fosse utilizzato da giornalisti, blogger, scrittori, rivenditori e, più in generale, dai consumatori e barbieri come un termine generico. Esistono anche numerosi negozi online che utilizzano il termine “shavette” per indicare un tipo di rasoio e tale termine compare pure su Wikipedia.
Il richiedente ha poi evidenziato che il titolare non ha adottato misure adeguate volte ad impedire che il suo marchio diventasse un nome generico. Anzi, sosteneva che fosse proprio lo stesso titolare ad aver utilizzato “shavette” come nome generico in alcune sue comunicazioni, come post su Facebook e brochure, e che avesse tollerato l’uso generico del marchio anche da parte dei suoi rivenditori ufficiali.
La Posizione dell’EUIPO
Il Board of Appeal ha preso in considerazione le argomentazioni del richiedente, ricordando che quando un marchio perde il suo carattere distintivo a causa di atti o inattività del titolare, diventando un nome comune, il titolare del marchio non può più far valere i diritti esclusivi conferiti dalla registrazione.
L’ufficio ha poi sottolineato che, caso per caso, è necessario determinare quali misure il titolare del marchio avrebbe dovuto adottare per impedire la volgarizzazione. Nel caso specifico, il Collegio di Appello ha respinto la domanda di decadenza per volgarizzazione, considerando che il titolare del marchio avesse invero dimostrato di aver compiuto sforzi ragionevoli per proteggere il marchio “Shavette” come marchio registrato. Le prove presentate dal richiedente sono state considerate di basso valore probatorio. Le voci su Wikipedia, in particolare, sono informazioni che possono essere facilmente modificate in qualsiasi momento, da chiunque, anche anonimamente, e in molti casi si basano su dati poco certi.
L’EUIPO ha poi evidenziato che nessun dizionario ufficiale contiene la voce relativa al marchio contestato, dimostrando che non vi è stato un uso sufficientemente diffuso da farlo diventare un nome generico.
L’EUIPO ha inoltre ribadito che l’onere della prova imposto al titolare del marchio non deve essere irragionevole. Se le imprese, in particolare quelle con risorse limitate, fossero obbligate a inseguire e contestare ogni singolo uso generico dei loro marchi su Internet, sarebbero sottoposte a discriminazione. Tale requisito imporrebbe un onere eccessivo e ingiusto, creando il rischio di abuso da parte di concorrenti e di terzi interessati a un marchio registrato.
Conclusioni
L’EUIPO ha così confermato che il marchio “Shavette” non è divenuto un termine generico e ha respinto la richiesta di revoca.
La decisione evidenzia l’importanza per i titolari di marchi di adottare misure adeguate per tutelare i propri diritti. Tuttavia, sottolinea anche che l’onere richiesto non deve risultare eccessivo, per garantire un giusto equilibrio tra la protezione dei diritti dei titolari e il rischio di imposizione di oneri ingiustificati.
Giulia Mugnaini