Un marchio per essere registrato deve essere dotato di capacità distintiva.
Questo requisito può essere acquisito anche in seguito in ragione dell’uso fatto del marchio ma i presupposti perché ciò accada sono piuttosto rigidi come ci insegna la Corte di Giustizia dell’Unione Europea che con sentenza del 6 settembre 2018 resa nella causa C-547/17 P ha respinto il ricorso promosso da una società torinese che si è vista respingere il marchio proprio in quanto privo di capacità distintiva.
La società aveva, infatti, presentato all’EUIPO (Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale) una domanda rivolta ad ottenere la registrazione del seguente marchio figurativo
per i prodotti di cui alle classi 18, 25 e 26 ma l’esaminatore aveva respinto tale domanda di marchio in quanto carente di capacità distintiva.
La Commissione di ricorso, alla quale si era rivolta la società richiedente per contestare quanto statuito dall’esaminatore aveva confermato la decisione ritenendo non solo che il marchio fosse privo di carattere distintivo “intrinseco” (ex articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009) ma, altresì, che la società richiedente non avesse dimostrato neppure l’acquisizione, da parte di detto marchio, di un siffatto carattere in seguito all’uso.
La società torinese aveva in realtà dimostrato l’acquisizione della capacità distintiva del marchio figurativo in ben quattro Stati membri dell’Unione Europea la cui popolazione totale complessiva costituiva circa il 40% della popolazione dell’Unione e ciò avrebbe dovuto essere, a suo dire, sufficiente a dimostrare un carattere distintivo acquisito in seguito all’uso in una parte significativa dell’Unione e quindi consentire la registrazione del marchio.
Invece la Corte di Giustizia investita della questione, nel confermare la sentenza emessa dal Tribunale, è stata di diverso avviso ed ha stabilito che:
Sebbene non sia necessario, ai fini della registrazione, sulla base dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, di un marchio privo ab initio di carattere distintivo nel complesso degli Stati membri dell’Unione, che sia fornita la prova, per ciascun singolo Stato membro, dell’acquisizione da parte del marchio in parola del carattere distintivo in seguito all’uso, le prove fornite devono consentire di dimostrare una siffatta acquisizione in tutti gli Stati membri dell’Unione (sentenza del 25 luglio 2018, Société des produits Nestlé e a./Mondelez UK Holding & Services, C‑84/17 P, C‑85/17 P e C‑95/17 P, EU:C:2018:596, punto 83).
Ed ancora, si legge nella sentenza:
(…) Per quanto riguarda un marchio privo di carattere distintivo ab initio nel complesso degli Stati membri, un siffatto marchio può essere registrato in forza di tale disposizione soltanto se è dimostrato che esso ha acquisito un carattere distintivo in seguito all’uso in tutto il territorio dell’Unione (sentenza del 25 luglio 2018, Société des produits Nestlé e a./Mondelez UK Holding & Services, C‑84/17 P, C‑85/17 P e C‑95/17 P, EU:C:2018:596, punto 76 e giurisprudenza ivi citata).
Pertanto l’avere acquisito carattere distintivo solo in una parte dell’Unione non è sufficiente per potere ottenere il marchio in quanto l’uso deve riguardare tutti gli Stati membri e non solo una loro parte.