Un marchio decade se non è usato per un periodo di tempo – di solito per cinque anni – dopo la sua registrazione.
Sulla base di tale principio, in Germania, è stata chiesta la decadenza dei marchi “Testarossa” in titolarità della Ferrari S.p.A. e registrati per prodotti di cui alla classe 12 per il supposto mancato utilizzo effettivo.
Il Giudice tedesco in prima battuta ha ritenuto che l’uso dei marchi non fosse di natura tale da fondare un uso serio ed effettivo e ciò in quanto la Ferrari avrebbe usato il marchio “Testarossa” per identificare servizi di manutenzione e pezzi di ricambio delle relative automobili ma in modo troppo esiguo.
La casa automobilistica di Maranello ha impugnato tale decisione di fronte al Tribunale Superiore del Land di Düsseldorf che ha ritenuto di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea diverse questioni pregiudiziali sull’uso effettivo di un marchio, chiedendo in particolare:
- (i) Se occorra tener conto del mercato della classe di prodotti della registrazione complessivamente considerata- nella specie, autoveicoli terrestri, in particolare automobili e relativi ricambi- o se invece possa essere preso in considerazione lo specifico segmento di mercato – nella specie, automobili sportive di lusso di valore molto elevato e relativi ricambi;
- (ii) Se la commercializzazione di prodotti usati già immessi in commercio dal titolare del marchio nello Spazio economico europeo costituisca uso del marchio da parte dello stesso titolare;
- (iii) Se, con riguardo ad un marchio, registrato non solo per un prodotto, bensì parimenti per parti del prodotto stesso, rilevi la commercializzazione degli accessori e pezzi di ricambio contrassegnati da quel marchio seppur il prodotto non sia più in commercio;
- (iv) Se, nel valutare la sussistenza di un uso effettivo, debba parimenti tenersi conto del fatto che il titolare del marchio, pur senza usare il marchio, fornisca determinati servizi per i prodotti già commercializzati;
- (v) Infine, quale parte debba sostenere l’onere della prova relativa all’uso effettivo di un marchio;
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) con sentenza del 22 ottobre 2020 resa nelle cause riunite C‑720/18 e C‑721/18 ha affermato che anche un uso limitato a un segmento specifico del relativo mercato (nella specie, automobili sportive di lusso di valore molto elevato e relativi ricambi) costituisce «uso effettivo» idoneo a impedire la decadenza per la classe interamente considerata, a meno che non risulti che i prodotti in questione siano percepiti dal consumatore come una sottocategoria autonoma di quella per la quale il marchio è stato registrato.
Nel caso di specie, ad avviso della Corte, la categoria delle automobili non è suscettibile di essere suddivisa in sottocategorie autonome di auto.
In merito al punto (ii), la Corte ha affermato che il fatto che il titolare del marchio non possa vietare a terzi l’uso del suo marchio per prodotti già immessi in commercio con quest’ultimo non significa che non possa farne uso egli stesso per tali prodotti. Pertanto “un marchio può formare oggetto di un uso effettivo da parte del suo titolare, al momento della rivendita, da parte di quest’ultimo, di prodotti di seconda mano, immessi in commercio con tale marchio”.
La Corte afferma anche che può costituire uso effettivo di un marchio la fornitura di alcuni servizi connessi ai prodotti commercializzati anteriormente con tale marchio, nella misura in cui detti servizi siano offerti ed identificati con il marchio in esame.
Alla luce di tutte le considerazioni di cui sopra, il giudice del rinvio, dovrà pertanto statuire se il marchio “Testarossa” sia effettivamente da considerarsi decaduto oppure se possa mantenere piena validità.