A decorrere dal 29 dicembre 2022 è possibile avviare, dinanzi all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, la nuova procedura amministrativa per l’accertamento della decadenza e per la dichiarazione di nullità di un marchio d’ impresa italiano registrato in corso di validità.
Il nuovo procedimento amministrativo si affianca dunque alla tradizionale procedura giudiziaria ed ha l’obiettivo di semplificare e accelerare la risoluzione delle controversie relative alla decadenza e nullità di un titolo.
A seguire evidenziamo i motivi sulla base dei quali tali azioni potranno essere avviate.
Motivi di decadenza
I motivi per i quali si potrà presentare istanza di decadenza sono la volgarizzazione (sopravvenuta perdita di capacità distintiva), la sopravvenuta ingannevolezza ed il mancato utilizzo del marchio per cinque anni dalla registrazione.
Motivi di nullità
L’istanza di nullità potrà invece essere presentata quando il marchio non avrebbe dovuto essere registrato a causa di motivi di nullità assoluta, vale a dire motivi idonei ad impedire la registrazione del segno ab origine, o a causa di motivi di nullità relativa, ovvero sia a causa di un conflitto del segno in questione con diritti anteriori di terzi soggetti.
In relazione ai motivi di nullità assoluta, l’istanza potrà essere presentata quando il marchio d’impresa non soddisfa i requisiti di cui agli articoli 7 CPI (oggetto della registrazione), 9 CPI (marchi non tradizionali e marchi di forma) e 10 CPI.
Ancora, sono motivi di nullità assoluta, l’assenza di carattere distintivo del marchio (art. 13 CPI) e il fatto che il segno in questione sia illecito in quanto, tra gli altri aspetti, contrario alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume o comunque idoneo ad ingannare il pubblico (art. 14 CPI). Sono parimenti motivi di nullità assoluta le altre ipotesi di esclusione di un segno dalla registrazione di cui all’art. 14 CPI comma I, lettere c-bis, ter, quater e quinquies (aventi ad oggetto le denominazioni di origine (DOP), le indicazioni geografiche (IGP), le menzioni tradizionali per i vini e le varietà vegetali).
Sono invece motivi di nullità relativa, tra gli altri, le medesime fattispecie che legittimano il deposito di un atto formale di opposizione alla registrazione ai sensi dell’art. 12 CPI e cioè, ad esempio, l’identità rispetto a un titolo anteriore già registrato per gli stessi prodotti o servizi (art. 12, co. 1, lett. C) CPI) o quando il marchio è simile a un marchio anteriore già registrato per prodotti e/o servizi identici e/o affini quando a causa dell’identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità fra i prodotti o i servizi in comparazione possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico (12, co. 1, lett. d) CPI).
La procedura
Le istanze volte all’accertamento della decadenza o alla dichiarazione di nullità di un marchio nazionale o della porzione italiana di una registrazione internazionale, scritte e motivate, potranno essere depositate, tra le altre modalità, anche in via telematica attraverso il portale dedicato del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
L’istanza, che può riguardare una sola registrazione di marchio, deve contenere a pena di inammissibilità:
- a) in relazione al marchio di cui si chiede la dichiarazione di decadenza o di nullità, l’identificazione del titolare, del numero e della data di registrazione;
- b) in relazione al diritto dell’istante, quando tale diritto sia requisito di legittimazione attiva ai sensi dell’articolo 184-ter CPI, l’identificazione del marchio, della denominazione di origine, della indicazione geografica, della menzione tradizionale per vino, della specialità tradizionale garantita, della denominazione di varietà vegetale o di altro diritto esclusivo anteriore;
- c) i motivi su cui si fonda la domanda e, nel caso di in cui la domanda di registrazione del marchio d’impresa sia stata presentata dall’agente o dal rappresentante senza il consenso del titolare o un giustificato motivo, l’eventuale istanza di trasferimento a proprio nome dell’attestato di registrazione del marchio a far data dal momento del deposito.
Una volta presentata l’istanza, l’Ufficio concederà alle parti in conflitto un periodo di tempo di due mesi, decorrente dalla data di comunicazione di avvio del procedimento, prorogabile più volte fino a un anno, per addivenire ad un possibile accordo di conciliazione. In assenza di accordo, l’Ufficio assegnerà al titolare del marchio contestato e poi all’istante, sessanta giorni di tempo per depositare, rispettivamente, le deduzioni e le controdeduzioni.
L’Ufficio potrà poi accogliere, in toto o parzialmente, l’istanza che accerta la decadenza o che dichiara la nullità del marchio, oppure respingerla.
Avverso la decisione dell’Ufficio, ed entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa, sarà poi possibile ricorrere innanzi alla Commissione dei Ricorsi.
Siamo pronti per questa nuova procedura e attendiamo fiduciosi di vederne i positivi esiti.
Giulia Mugnaini