Diventa operativa dal 1 Luglio 2011 la procedura di opposizione amministrativa alla registrazione di un marchio, prevista dagli artt. 174 ss. del Codice della Proprietà Industriale, così come modificato dal D.lgs. n.131/2010.
Il Decreto del Ministro dello Sviluppo del 11.05.2011 ha, infatti, definito modalità e termini della nuova procedura di opposizione, in base alla quale i titolari di una domanda di marchio italiano depositata dopo il 1 maggio 2011, ovvero di un marchio internazionale con base italiana pubblicato sul Bollettino Internazionale OMPI dal 1 luglio 2011, possono contestare, senza doversi rivolgere necessariamente all’autorità giudiziaria, la validità di una domanda successiva di registrazione, in caso di conflitto con un marchio anteriore, ovvero nella ipotesi di mancanza del consenso da parte degli aventi diritto, in caso di registrazione come marchio di ritratti di persone, nomi e segni notori.
Legittimati alla proposizione dell’opposizione sono:
- Il titolare di un marchio italiano anteriore in conflitto;
- Il licenziatario esclusivo di un marchio italiano anteriore in conflitto;
- In caso di registrazione come marchio di ritratti di persone, nomi e segni notori, i rispettivi aventi diritto.
In caso di procedura avverso un marchio italiano, è previsto un termine di deposito dell’opposizione di tre mesi dalla pubblicazione del marchio sul Bollettino Ufficiale dei marchi; mentre, per quanto riguarda i marchi internazionali con base italiana, è possibile presentare opposizione dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta OMPI.
Relativamente al deposito di marchio italiano, il Ministero dello Sviluppo ha specificato che la pubblicazione del marchio sul Bollettino Ufficiale è condizione essenziale e imprescindibile per l’avvio della procedura di opposizione.
A tal fine, è stato stabilito che tale bollettino venga pubblicato sul sito istituzionale UIBM, con cadenza mensile a partire da luglio 2011, e dovrà necessariamente contenere informazioni su:
- registrazioni di marchi;
- domande di rinnovo depositate dal 1° maggio 2011;
- domande di marchio soggette a opposizione;
- domande rifiutate a seguito di opposizione.
L’atto di opposizione dovrà essere indirizzato all’UIBM tramite pec, raccomandata a/r o deposito diretto, redatto in lingua italiana e contenere gli estremi dell’opponente, del marchio contro cui viene proposta l’opposizione e quelli del marchio anteriore, nonchè l’attestazione dell’avvenuto pagamento della tassa di € 250 euro prevista per la proposizione dell’azione.
A seguito della presentazione dell’opposizione, sono concessi alle parti 2 mesi di tempo per raggiungere un accordo.
Decorso inutilmente tale periodo, le parti dovranno sostenere con prova documentale le proprie tesi, e la decisione dell’UIBM dovrà giungere entro 24 mesi dalla presentazione dell’opposizione.
La nuova procedura rappresenta quindi una valida alternativa al procedimento giudiziale ordinario, avendo tempi e costi drasticamente inferiori.
Inoltre, in caso di esito negativo, non è precluso il ricorso al giudice per risolvere la questione.