Il Tribunale dell’Unione Europea, con sentenza resa nelle cause riunite T-1103/23 e T-1104/23, ha annullato le decisioni dell’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) che avevano dichiarato la decadenza del marchio verbale TESTAROSSA di Ferrari S.p.A.
La nota casa automobilistica era stata infatti dichiarata decaduta dai propri diritti sul marchio poiché, per un periodo ininterrotto di cinque anni, il segno non era stato oggetto di un «uso effettivo» nell’Unione europea per i prodotti per i quali era stato registrato.
Il caso
Investito della questione, il Tribunale UE ha anzitutto chiarito che la nozione di “uso effettivo” del marchio, ai sensi della normativa europea, implica che il segno debba essere impiegato in conformità alla sua funzione essenziale, ossia quella di garantire l’identità di origine dei prodotti e dei servizi per i quali è registrato. È stato altresì ribadito che, secondo consolidata giurisprudenza, le prove dell’uso del segno non possono basarsi su mere probabilità o supposizioni, ma devono essere concrete e oggettive, comprovando un uso effettivo e serio del marchio nel mercato di riferimento.
Con specifico riguardo alle automobili TESTAROSSA (fuori produzione dal 1996), Ferrari ha sostenuto e comprovato che le vendite di vetture usate recanti il marchio, effettuate da concessionari autorizzati, avvenivano con il suo consenso. Inoltre, la casa del Cavallino Rampante ha dimostrato di fornire a tali concessionari, dietro corrispettivo, un servizio di certificazione direttamente collegato alle vendite di automobili usate. Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto nelle decisioni impugnate, il Tribunale ha affermato che la vendita di un’auto usata recante il marchio TESTAROSSA da parte di un concessionario o distributore autorizzato costituisce un’indicazione che tale vendita avvenga con il consenso, seppur implicito, del titolare del marchio.
L’uso genuino del marchio contestato è stato inoltre dimostrato anche con riferimento ai pezzi di ricambio e agli accessori, sempre grazie all’attività dei concessionari e dei distributori autorizzati, nonché attraverso il servizio di certificazione offerto da Ferrari, che prevedeva la verifica dell’origine delle componenti principali.
Il Tribunale UE ha quindi concluso che l’impresa aveva prestato il proprio consenso implicito anche per tali usi.
Infine, con riguardo ai modellini in miniatura, il Tribunale ha osservato che, laddove l’uso sia accompagnato da indicazioni che facciano riferimento a un accordo di licenza con Ferrari, esso debba essere percepito come un uso svolto dalla casa madre o da un’impresa ad essa economicamente collegata.
Dalle prove fornite dalla casa di Maranello, infatti, è emerso che i terzi abbiano utilizzato il marchio corredato dalla menzione “prodotto ufficiale su licenza Ferrari”. Tale indicazione, secondo il Tribunale, consente di desumere il consenso implicito della titolare all’uso del segno e dimostra che il marchio TESTAROSSA è stato impiegato conformemente alla sua funzione distintiva, in modo serio ed effettivo.
Con questa decisione, il Tribunale, annullando le decisioni contestate, ha pertanto stabilito che Ferrari S.p.A. conserva i propri diritti di esclusiva sul marchio verbale TESTAROSSA.
Giulia Mugnaini