In una recente decisione (sentenza 8 giugno 2022 nei casi T-26/21, T-27/21 e T-28/21) il Tribunale dell’Unione Europea si è trovato a dover decidere in merito alla eventuale decadenza di tre marchi della Apple Inc. (di seguito “Apple”) che avevano tutti ad oggetto il segno denominativo “THINK DIFFERENT”, noto slogan pubblicitario della società di Cupertino.
La società americana era titolare di tre diverse registrazioni di marchio dell’Unione Europea per il segno in questione che rivendicavano, inter alia, prodotti quali computer, hardware e software etc. ricompresi nella classe 9, ottenute la prima il 6 settembre 1999, la seconda il 18 novembre 1999 e la terza il 18 maggio 2006.
Il 14 ottobre 2016 la Swatch AG (di seguito “Swatch”) aveva depositato tre domande di dichiarazione di decadenza dei marchi sopra menzionati e nei procedimenti così instaurati la Apple aveva dovuto depositare le prove dell’uso del marchio.
Fra i documenti prodotti a tal fine figurava una dichiarazione del direttore dell’Ufficio legale della Apple che faceva anche riferimento a una campagna pubblicitaria intitolata “THINK DIFFERENT” del 1997, ai premi ricevuti dalla stessa e alle spese pubblicitarie sostenute in relazione alla medesima, nonché ai dati relativi alle vendite per il periodo 1994-2016.
La dichiarazione conteneva anche delle foto, prive tuttavia di data, delle etichette recanti il segno in questione apposte sulla confezione di un computer iMac. La Apple aveva inoltre depositato numerosi articoli pubblicati fra il 1997 e il 2016 e i report annuali per gli anni 2009, 2010, 2013 e 2015, nonché altra documentazione.
Nella fase pregressa la Commissione di Ricorso dell’EUIPO, confermando le decisioni con cui la Divisione di Cancellazione aveva dichiarato la decadenza dei tre marchi, aveva ritenuto che le prove fornite da Apple non dimostrassero l’uso effettivo del marchio. Infatti, il periodo rilevante per le prove era il quinquennio 14 ottobre 2011-13 ottobre 2016, ossia quello che precedeva le domande di decadenza. Dato che la campagna marketing intitolata “THINK DIFFERENT” era del 1997, la Commissione di Ricorso aveva sottolineato che essa risaliva ad oltre 10 anni prima del periodo rilevante e dunque non poteva essere presa in considerazione. Altre prove dimostravano solo un uso occasionale del marchio.
Inoltre, esaminando un altro blocco di prove, la Commissione di Ricorso aveva evidenziato che le fotografie del packaging prodotte da Apple mostravano un uso del segno in un unico punto sulla scatola della confezione, sotto la lista delle specifiche tecniche, in caratteri piuttosto piccoli e posto dopo la parola “Macintosh”, che era il marchio all’epoca utilizzato dal titolare per contraddistinguere i propri computer.
Ad avviso della Commissione, la natura altamente tecnica dei prodotti in questione (principalmente computer iMac) e la lunghezza del testo sulle relative confezioni, scritto in caratteri piccoli, avrebbero fatto sì che il pubblico di riferimento percepisse “THINK DIFFERENT” come uno slogan pubblicitario che in definitiva invitava i consumatori a “pensare fuori dagli schemi”.
Quindi tale utilizzo non era tale da provare l’uso effettivo del marchio.
Il Tribunale successivamente adito ha confermato che il marchio “THINK DIFFERENT” rappresentava “solo uno spazio piuttosto insignificante vicino al codice a barre” e che non fosse particolarmente rappresentativo anche considerato che a volte i prodotti in questione sono presentati al consumatore senza le confezioni oppure possono essere acquistati online, sulla base di informazioni disponibili su cataloghi speciali o su Internet.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale ha considerato il segno “THINK DIFFERENT” decaduto, non essendone provato l’uso, e oltretutto lo ha qualificato con un carattere distintivo piuttosto debole, tale da non assolvere la sua funzione essenziale di indicare l’origine imprenditoriale dei prodotti.
Maria Roberta Bagnoli