Il Tribunale giudiziario di Parigi ha recentemente stabilito che l’uso di elementi recanti marchi altrui in operazioni di “upcycling” (che consiste nel riutilizzare materiali o prodotti già esistenti trasformandoli in nuovi beni, senza riportarli alla loro forma originaria) integra contraffazione quando tale utilizzo non è meramente descrittivo, ma idoneo a richiamare indebitamente il marchio e la sua reputazione.
La questione prende le mosse da una controversia insorta tra la nota maison di lusso CHANEL, operante nel settore della creazione e commercializzazione di prodotti di moda, accessori, gioielleria e profumeria e titolare di numerosi marchi registrati in tutto il mondo, e una società francese di recente costituzione, attiva nella vendita di gioielli, abbigliamento e opere d’arte.
In particolare, la famosa casa di moda contestava, mediante l’invio di una prima lettera di diffida, la fabbricazione e commercializzazione, sia online sia nei propri punti vendita, di gioielli e accessori presentati come derivanti da attività di “upcycling” di bottoni e fibbie recanti uno o più marchi della ricorrente, e richiedeva alla società francese di cui sopra la cessazione alla vendita e la promozione. Quest’ultima, in risposta, sosteneva di utilizzare esclusivamente prodotti autentici di seconda mano e di operare nell’ambito di un’attività di “upcycling” e affermava che avrebbe progressivamente cessato tale attività una volta esaurite le scorte.
Poiché la società francese non dava seguito agli impegni assunti, continuando a commercializzare i prodotti contenti elementi recanti i marchi di proprietà di CHANEL, quest’ultima la citava in giudizio per contraffazione di marchio e pratiche commerciali ingannevoli.
La ricorrente affermava che tali prodotti erano stati realizzati e venduti senza autorizzazione e che l’eccezione di esaurimento del diritto non potesse operare, sia per l’incertezza sull’origine dei materiali sia perché gli stessi venivano trasformati in beni nuovi e diversi rispetto a quelli originariamente immessi sul mercato.
E’ bene precisare, sul punto, che il principio dell’esaurimento del diritto di marchio, previsto dal diritto dell’Unione europea e recepito dagli ordinamenti nazionali, comporta che il titolare non possa opporsi all’ulteriore commercializzazione di un prodotto che sia stato immesso sul mercato dell’Unione con il suo consenso. Tale limite alla tutela del marchio viene meno, tuttavia, quando il prodotto originario subisca modifiche o alterazioni tali da dar luogo a un bene nuovo e diverso. In tale ipotesi, il diritto del titolare riacquista piena operatività e può essere legittimamente esercitato nei confronti di terzi.
Inoltre, il titolare di un marchio può vietare l’uso di un certo segno quando tale utilizzo pregiudica una delle funzioni essenziali del marchio, come quella di indicazione dell’origine, quella di garanzia della qualità, nonché quella pubblicitaria e di investimento.
E’ sulla base di tali principi che il Tribunale di Parigi escludeva l’applicabilità dell’esaurimento. Infatti, anche ipotizzando che tali elementi provenissero originariamente da prodotti autentici della ricorrente, l’assemblaggio di tali componenti con elementi estranei alla maison dava origine a un prodotto nuovo e diverso da quello originariamente immesso sul mercato.
Inoltre, riteneva integrata la contraffazione (sia per il monogramma sia per i marchi denominativi), rilevando che i segni distintivi della maison risultavano apposti su prodotti identici (gioielli) e idonei a generare un rischio di confusione nel pubblico, anche alla luce della forte notorietà del marchio.
L’utilizzo di “certificati di autenticità”, che accompagnavano i prodotti venduti, dove veniva dichiarato che “l’articolo proviene da un pezzo originale e che il prodotto costituisce una creazione autentica” della società convenuta, contribuivano a indurre il consumatore a credere che la commercializzazione dei prodotti fosse lecita e autorizzata dalla casa di moda francese.
Per tale motivo, tale comportamento integrava una pratica commerciale ingannevole.
Tania Giampieri