L’art. 7 (1) lett. c) del Regolamento sul marchio comunitario, analogamente all’art. 13 del Codice della Proprietà Industriale, stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire, per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio»
La ragione del divieto è quella di impedire che qualcuno possa accaparrarsi il diritto esclusivo di utilizzare termini che possono servire anche ad altri per indicare la specie o la qualità o altre caratteristiche di un prodotto. La norma però prevede che il divieto valga quando il marchio è composto “esclusivamente” da un tale termine, lasciando intendere che quando il termine è usato in aggiunga ad altre espressioni o ad una grafica esso possa essere validamente registrato come marchio.
L’interpretazione della norma non è sempre facile e spesso se ne è vista una lettura molto restrittiva. Recentemente il Tribunale di Primo Grado nella sentenza T-426/11 ha stabilito che il divieto sussiste ogni qualvolta il marchio sia composto da un termine che in almeno uno dei suoi significati indica una caratteristica generale del prodotto o del servizio a condizione che vi sia una riconducibilità immediata di detto termine a tale qualità.
Nel caso di specie il Tribunale ha negato la registrabilità come marchio del termine “Méditation Transcendentale” per servizi di educazione, di cura e per servizi resi alle persone per soddisfare loro bisogni personali e sociali, ritenendo appunto che tale espressione potesse qualificare una caratteristica del servizio offerto.
In sostanza “Méditation Transcendentale” ben avrebbe potuto essere probabilmente un marchio per scarpe ma non un marchio registrabile per servizi di cura o di intrattenimento che avrebbero potuto basarsi sulla meditazione, rispetto ai quali la registrazione del marchio avrebbe potuto avere l’effetto di impedire ad altri di offrire servizi analoghi basati anch’essi sulla meditazione che è una tecnica liberamente utilizzabile da tutti.