Con pronuncia emessa in data 8/02/2023, l’EUIPO ha parzialmente rigettato la domanda di registrazione del marchio figurativo riproducente il noto pattern a scacchi rosso e nero di Burberry, presentata dalla stessa casa di moda per contraddistinguere beni e servizi nel metaverso.
Burberry e metaverso
Nel 2022 Burberry deposita il proprio motivo a scacchi come marchio figurativo, chiedendo la registrazione nelle classi 9, 35 e 41. Tali classi, venivano selezionate al fine di utilizzare il segno Burberry nel metaverso e, tra l’altro, in relazione a NFT, token basati sulla tecnologia blockchain e prodotti virtuali scaricabili (inclusi nella classe 9), servizi di vendita, anche on-line, di articoli di abbigliamento e merci virtuali (inclusi nella classe 35) e fornitura di contenuti virtuali e oggetti da collezione digitali in materia di abbigliamento e accessori da utilizzare online e/o in ambienti virtuali (inclusi nella classe 41).
Rispetto ai prodotti e ai servizi inclusi in queste tre classi, l’Ufficio ha però sollevato delle obiezioni relative alla capacità distintiva dell’iconico motivo di Burberry.
La capacità distintiva del marchio
L’ufficio parte dalla premessa che ogni marchio deve poter identificare il prodotto come proveniente da una determinata impresa e quindi distinguere tale prodotto da quello di altre imprese. L’Ufficio afferma altresì che le percezioni suscitate nel consumatore dai beni che si trovano nel mondo reale possono essere valutate e applicate anche ai corrispondenti beni virtuali, poiché la caratteristica chiave dei beni virtuali è proprio quella di riprodurre i tratti fondamentali dei beni fisici.
Fatte queste premesse, l’EUIPO valuta la capacità distintiva del segno Burberry alla luce dei principi già affermati dal Tribunale UE in materia di marchi tridimensionali nel caso Louis Vuitton (che, nel 2015, si era vista rigettare la domanda di registrazione del marchio costituito dal noto motivo a scacchiera marrone e beige).
Dopo aver esaminato il motivo raffigurato dal marchio Burberry, l’EUIPO afferma che si tratta di un pattern decorativo non diverso da altri motivi a scacchi comunemente presenti nel commercio e già utilizzati per alcuni prodotti e servizi in relazione ai quali era stata sollevata l’obiezione.
La decisione dell’EUIPO
Avendo ritenuto che il pattern di Burberry fosse privo di carattere distintivo, l’Ufficio ha parzialmente rigettato la domanda di registrazione del marchio.
In particolare, non è stata concessa la registrazione per tutti i prodotti e i servizi inclusi nella classe 35.
Invece, per quanto riguarda le classi 9 e 41, l’EUIPO ha escluso la registrabilità per gli NFT e per la maggior parte dei prodotti e servizi richiesti da Burberry, mentre ha accolto la domanda di registrazione limitatamente agli avatar digitali e ai video games (inclusi in classe 9) e alla fornitura di servizi digitali relativi all’intrattenimento e ai video games (inclusi nella classe 41).
In conclusione, se da un lato la pronuncia dell’EUIPO ha negato al marchio figurativo di Burberry una piena tutela in ragione dell’assenza di carattere distintivo, dall’altro lato ha concesso la registrazione del segno limitatamente ad alcuni prodotti e servizi digitali, così ammettendo che quello stesso segno abbia una capacità distintiva rispetto a questi ultimi.
Ilaria Feriti