La Divisione di annullamento EUIPO si è recentemente pronunciata in merito alla nullità del marchio europeo figurativo n. 18118853 avente ad oggetto la famosa opera denominata “Il lanciatore di fiori” di Banksy.
Il caso del marchio “Il Lanciatore di Fiori” di Banksy
La domanda di nullità, fondata sulla malafede del richiedente oltre che sulla descrittività e/o non distintività del segno in questione, è stata diretta contro tutti i prodotti e servizi coperti dal marchio. Questi comprendevano, tra gli altri, borse, abbigliamento, giochi e servizi di pubblicazione di libri.
Circa il motivo di malafede, la ricorrente sosteneva che il titolare non avesse fatto alcun uso del segno contestato come marchio commerciale ma che lo avesse sempre e solo riprodotto come opera d’arte. In sostanza, il proprietario non avrebbe avuto intenzione di utilizzare l’opera in funzione di marchio ragion per cui la stessa non avrebbe dovuto essere oggetto di una domanda di registrazione.
Non solo, la ricorrente sosteneva altresì che il marchio in questione, salvo taluni nuovi prodotti e servizi, fosse pressoché identico ad un marchio precedente suscettibile di cancellazione per non uso.
Il marchio contestato doveva essere considerato una domanda ripetuta, meramente volta ad evitare la decadenza e, pertanto, un marchio nullo ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), RMUE in quanto depositato in mala fede.
Secondo la ricorrente, la registrazione di marchio aveva poi lo scopo di eludere la normativa sul diritto di autore. Banksy, infatti, con detta registrazione, avrebbe tentato di monopolizzare l’immagine a tempo indeterminato (in linea con la normativa marchi che consente il rinnovo del titolo senza limiti di tempo) contrariamente alle disposizioni della legge sul diritto d’autore.
Quanto poi al motivo di nullità afferente alla descrittività e/o non distintività del segno, la ricorrente sosteneva che il segno oggetto di registrazione non venisse percepito come marchio commerciale ma, bensì, come una mera opera d’arte.
Di contro, il titolare sosteneva che al momento della presentazione della domanda di registrazione egli intendeva utilizzare il marchio contestato come marchio commerciale e che lo avrebbe successivamente utilizzato come tale. Sosteneva poi che il marchio contestato non potesse essere considerato una domanda ripetuta data la presenza di talune differenze nella specifica dei beni e dei servizi.
Inoltre, contrariamente a quanto sosteneva la ricorrente, il titolare affermava che la normativa marchi e il diritto d’autore non si escludono a vicenda. Esistono infatti molte opere d’arte registrate come marchi nell’Unione Europea.
La decisione
La Divisione di Annullamento EUIPO, valutate le argomentazioni delle parti, accoglieva la domanda di nullità.
In particolare, osservava che c’è malafede quando il comportamento del richiedente per un marchio dell’Unione europea si discosta dai principi accettati di comportamento etico o di pratiche commerciali e aziendali oneste.
Sebbene il ri-deposito di un marchio non sia un’attività di per sé vietata, osservava la Divisione nella sua pronuncia, quando tale deposito è effettuato al fine specifico di evitare le conseguenze dovute al mancato uso di marchi anteriori, allora ciò può costituire elemento rilevante idoneo a dimostrare la malafede del richiedente in quanto volto ad eludere il sistema di registrazione.
Secondo la Divisione EUIPO, ed in linea con la giurisprudenza maggioritaria, detenere una registrazione, non utilizzarla, rinunciarvi dopo cinque anni e presentare una nuova domanda allo scopo di ottenere un nuovo periodo di cinque anni, prolunga artificialmente il periodo di grazia quinquennale concesso dalla normativa EUIPO al proprietario del marchio.
Inoltre, in linea con quanto sostenuto dalla richiedente, la Divisione EUIPO osservava che la maggior parte dei prodotti e servizi contestati fossero effettivamente identici a quelli del marchio precedente.
Pertanto, considerato questo aspetto ed unitamente al fatto che il proprietario non avesse fornito alcun argomento convincente ad escludere la sua mala fede, la Divisione sosteneva che il ri-deposito fosse stato effettuato per evitare le conseguenze di una decisione sulla validità del primo marchio.
Il comportamento del proprietario non poteva essere considerato un’attività commerciale legittima ma, al contrario, risultava incompatibile con gli obiettivi perseguiti dal regolamento sul marchio dell’Unione Europea.
La Divisione di Annullamento EUIPO accoglieva quindi la domanda di nullità basata sul motivo di mala fede statuendo che il deposito del marchio contestato fosse stato effettuato senza alcuna logica commerciale.
Giulia Mugnaini