Il marchio figurativo Adidas costituito «da tre strisce parallele equidistanti di uguale lunghezza, applicate sul prodotto in qualsiasi direzione» e riprodotto sulla domanda di registrazione come segue
era stato registrato presso l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale fin dal 2014.
Poco dopo la registrazione una società belga aveva però chiesto che fosse dichiarato nullo in quanto privo del carattere distintivo e l’EUIPO aveva accolto questa domanda dichiarando il marchio nullo.
Adidas si era opposta a tale prima decisione, affermando che il marchio avesse acquisito carattere distintivo in seguito all’uso (c.d. secondary meaning), secondo quanto disposto all’art. 7 par. 3 e art. 59 par. 2 del Reg. 2017/1001.
La Commissione di ricorso EUIPO, tuttavia, esaminati gli elementi di prova prodotti dalla società Adidas, aveva ritenuto che non fosse stata dimostrata l’acquisizione del carattere distintivo nel territorio dell’Unione Europea del marchio contestato e che lo stesso fosse, pertanto, invalido in quanto privo del carattere distintivo.
Contro questa decisione si era nuovamente opposta Adidas ma il Tribunale dell’Unione Europea, con la recente sentenza del 16 giugno 2019, ha confermato la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO e ribadito la nullità del marchio.
Adidas aveva contestato alla commissione EUIPO sia di aver erroneamente escluso numerosi elementi di prova nella valutazione circa l’acquisizione della distintività del segno sia di aver erroneamente ritenuto che non fosse stata data la prova della distintività su tutto il territorio dell’Unione Europea.
In riferimento al primo punto, il Tribunale UE ha ritenuto che la commissione EUIPO avesse correttamente valutato il concetto di “uso delle varianti autorizzate”, constatando che molte delle prove prodotte da Adidas non potessero essere utilizzate.
Le varianti autorizzate, infatti, consistono nell’uso, da parte del titolare, di marchi estremamente simili a quello formalmente registrato e che differiscono solo per elementi che non potrebbero comportare un’alterazione del carattere distintivo.
Essendo il marchio Adidas un marchio estremamente semplice, composto da tre righe equidistanti su sfondo bianco, qualsiasi minima alterazione avrebbe potuto comportare una perdita del carattere distintivo del marchio. Per tale motivo, molti degli elementi di prova, come quelli raffiguranti il medesimo marchio ma a colori invertiti o quelli raffiguranti le strisce in versione obliqua, non sono stati utilizzati ai fini della valutazione in quanto diverse dal marchio registrato.
Per quanto riguarda il secondo punto, invece, Adidas riteneva che le numerose prove addotte dovessero essere valutate complessivamente e indipendentemente dal colore, dalla lunghezza e dall’inclinazione delle strisce rappresentate e che le stesse fossero sufficienti a dimostrare di aver acquisito sull’intero territorio europeo l’idoneità ad identificare i propri prodotti.
Tuttavia, anche in questo caso il Tribunale dell’Unione Europea ha ritenuto che la Commissione EUIPO avesse correttamente deciso di non utilizzare gran parte degli elementi di prova per i motivi suddetti e che anche gli altri elementi di prova addotti, come dati relativi a fatturato, indagini demoscopiche, spese per il marketing e pubblicità, non fossero sufficienti a dimostrare l’acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso per tutta l’Unione Europea.
Le prove fornite da Adidas sono state considerate sufficienti a far presumere l’acquisto di capacità distintiva solo in cinque degli stati membri dell’Unione Europea ma non in tutta l’Unione.
Il Tribunale, pertanto, conformemente a quanto già stabilito dall’EUIPO, ha respinto il ricorso dell’Adidas, confermando la decisione precedente circa la nullità del marchio a tre strisce.