Il recente caso ‘Zara’ contro ‘Zara’ coinvolge la celebre azienda di moda spagnola Inditex, proprietaria del noto marchio di abbigliamento, e Ffauf Italia S.p.A., azienda operante nel settore alimentare, famosa per la produzione di pasta secca contraddistinta dal marchio “Pasta Zara”.
Il caso
Inditex, titolare del marchio ZARA, registrato nel 2001 per numerosi prodotti e servizi nelle classi 3, 9, 14, 16, 24, 25, 28, 37 e 40, ha intrapreso un’azione legale contro Ffauf Italia chiedendo l’accertamento della nullità del marchio nazionale figurativo di quest’ultima, il quale rappresentava un rebranding del vecchio segno Pasta Zara, che tuttavia eliminava la parola “pasta” e l’ovale rosso caratteristici.
Ora, nonostante il Tribunale avesse inizialmente riconosciuto le ragioni di Ffauf, la Corte d’Appello, ribaltando la decisione del giudice di prime cure, ha ritenuto che la società in questione avesse modificato il proprio marchio in modo tale da renderlo (troppo) simile a ZARA, soprattutto sotto il profilo grafico.
Questo comportamento è stato interpretato come un tentativo di sfruttare la notorietà del marchio di abbigliamento, approfittando del suo carattere distintivo per ottenere un vantaggio illecito. È stato così sottolineato che ZARA, uno dei marchi più noti al mondo nel settore della moda, avesse acquisito una notorietà tale da impedirne l’uso in settori anche molto distanti da quello originario della moda.
Per questi motivi, la Corte d’Appello ha applicato l’art. 12, lett. e), del Codice della Proprietà Industriale, che vieta la registrazione di marchi identici o simili a marchi notori, qualora tale registrazione possa danneggiare il marchio preesistente o trarre indebitamente vantaggio dalla sua notorietà.
Sul punto si è ribadito che un marchio notorio è un segno che ha raggiunto un elevato grado di conoscenza tra il pubblico, tanto da diventare universalmente riconosciuto in un determinato settore.
La caratteristica distintiva di questi marchi è appunto la loro fama, che li rende immediatamente riconoscibili, anche quando applicati a prodotti appartenenti a categorie merceologiche diverse. Per questa ragione, i marchi notori godono di una protezione ampliata e cioè estesa anche alla tutela contro tentativi di sfruttamento illecito.
Conclusioni
Il caso è poi arrivato in Cassazione, che con la sentenza 1153/2025, ha confermato la decisione d’appello.
In particolare, il giudice di legittimità ha ritenuto che il rebranding effettuato da Ffauf fosse finalizzato a sfruttare la notorietà del marchio ZARA, essendo, in sostanza, caratterizzato dell’abbandono di quegli elementi distintivi (la parola “pasta” e l’elemento tondo) che servivano a diversificarlo dal marchio di Inditex.
La Cassazione, con questa sentenza, torna quindi a pronunciarsi sulla tutela dei marchi notori, ribadendo che se una società modifica il proprio marchio rendendolo troppo simile a un marchio noto, ne deriva l’intento di agganciarsi alla sua fama per approfittare indebitamente della sua notorietà, violando così la protezione “extra-merceologica” del marchio rinomato.
Giulia Mugnaini