Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 3435/2024 del 27 marzo 2024, nella causa promossa dalla Fiorentina, ha dichiarato la nullità del marchio “FIORENTINA. IT” registrato dalla società convenuta ed ha ordinato il trasferimento in favore della società calcistica del nome a dominio fiorentina.it, oltre ad accertare la contraffazione dei marchi dell’attrice, con conseguente ordine di inibitoria.
Il caso
La vicenda trae origine dal fatto che una società, proprietaria della testata giornalistica e rivista online “fiorentina.it”, di cui al sito web www.fiorentina.it e definita il “sito dei Tifosi Viola”, aveva registrato il marchio “fiorentina.it” ed usava il nome a dominio “fiorentina.it” per collegare il suddetto sito Internet.
La Fiorentina lamentava il fatto di non aver mai autorizzato né la registrazione del marchio, né quella del nome a dominio, che il marchio avversario fosse nullo perché anticipato dai propri marchi “FIORENTINA” e comunque perché registrato in mala fede, oltre ad evidenziare la sussistenza di un rischio di confusione per il pubblico, aggravato dalla rinomanza dei marchi di sua titolarità.
L’attrice chiedeva quindi che venisse dichiarata la nullità del marchio “FIORENTINA.IT” della società convenuta e che fosse trasferito in suo favore il nome a dominio “fiorentina.it”. La società calcistica chiedeva anche che venisse accertata la contraffazione dei propri marchi, nonché il compimento di atti di concorrenza sleale, con conseguente inibitoria e condanna al risarcimento dei danni.
La pronuncia del Tribunale
Il Tribunale di Milano, con la sentenza in commento, ha accertato che il marchio “FIORENTINA.IT” della società convenuta, essendo posteriore ai marchi attorei, difetta del requisito di novità e ne ha dichiarato quindi la nullità, tenuto conto anche del fatto che i marchi in questione sono quasi identici, non avendo funzione distintiva la presenza, nel marchio della convenuta, del top level domain “.it”.
Quanto all’eccezione di convalidazione, sollevata dalla convenuta, per la quale la Fiorentina sarebbe stata pienamente a conoscenza dell’esistenza del segno “FIORENTINA.IT” come marchio, nome a dominio e testata giornalistica e ne avrebbe tollerato l’uso, i giudici milanesi hanno ritenuto la stessa infondata, considerata la mala fede della società convenuta. Difatti, l’art. 28 del Codice della Proprietà Industriale, concernente l’istituto della convalidazione, non si applica nel caso in cui il marchio posteriore sia stato domandato in mala fede.
Secondo l’interpretazione del Tribunale di Milano, la mala fede della convenuta sarebbe risultata dal fatto che quest’ultima era senza alcun dubbio a conoscenza dei marchi attorei “FIORENTINA”, essendo questi ultimi celebri e conosciuti sia in Italia che all’estero, e che, proprio in virtù della notorietà e affermazione presso il pubblico dei suddetti marchi, vi fosse la volontà della convenuta di confondersi o agganciarsi ai marchi “FIORENTINA” della squadra di calcio.
I giudici milanesi hanno altresì affermato che il marchio “FIORENTINA” dell’attrice non è un marchio debole, tenuto conto della sua notorietà e che i “nomi usati in campo sportivo, se notori, possono essere registrati o usati come marchi solo ‘ dall’avente diritto, o con il consenso di questi’ secondo il disposto dell’art. 8, terzo comma c.p.i.”.
Pertanto, il marchio “FIORENTINA” può essere utilizzato e registrato soltanto dalla Fiorentina.
Anche per tale motivo, il Tribunale ha quindi disposto il trasferimento del nome a dominio fiorentina.it in favore della società di calcio fiorentina.
Infine, il Tribunale di Milano ha accertato la sussistenza della contraffazione dei marchi “FIORENTINA”, nonché di atti di concorrenza sleale da parte delle convenute.
La decisione è interessante in quanto ha ribadito il concetto che i nomi usati nel settore sportivo, se notori, non possono essere utilizzati liberamente da terzi, neppure se questi sono i tifosi della squadra a cui tali nomi si riferiscono e soprattutto se tale uso è fatto con la volontà di agganciarsi alla rinomanza del marchio in questione.
Chiara Morbidi