Con Sentenza del 18/02/2025, n. 4131, la Corte di Cassazione ha ridisegnato i confini dei diritti di sfruttamento del brevetto da parte di uno solo dei contitolari, in difetto di accordo o consenso da parte degli altri contitolari.
Il caso
Il caso esaminato dalla Corte riguarda una controversia sorta tra una società italiana e una slovena, entrambe contitolari di un brevetto per invenzione industriale. Le due società avevano stipulato un accordo che regolava i loro rapporti per l’utilizzo del trovato e lo sfruttamento dei diritti sul brevetto, ma detto accordo era stato risolto in seguito a reciproche contestazioni di inadempimento.
Dopo la risoluzione dell’accordo, la società italiana aveva continuato a sfruttare unilateralmente la privativa in contitolarità, producendo e vendendo i beni oggetto dell’invenzione. Pur non avendo il consenso della società slovena per dette attività, la società non aveva impedito all’altra società di fare altrettanto e, quindi, di sfruttare il brevetto di cui era contitolare.
Tuttavia, la società slovena era ricorsa all’autorità giudiziaria chiedendo la condanna della società italiana al pagamento dei corrispettivi, o comunque alla corresponsione di un indennizzo, dovuti in considerazione dello sfruttamento unilaterale della privativa successivamente alla risoluzione dell’accordo di couso.
Sia in primo che in secondo grado, le domande della società slovena sono state rigettate.
In particolare, la Corte di Appello di Venezia ha ricordato che l’art. 6 C.P.I. rimanda, per la disciplina dell’ipotesi in questione, alle norme codicistiche sulla comunione e, quindi, all’art. 1102 cod. civ. Tale norma, secondo la Corte territoriale, “laddove consente al singolo comunista di potersi servire della cosa comune nel rispetto della sua destinazione e senza impedirne l’uso pure agli altri partecipanti, accorda al contitolare una facoltà di utilizzare direttamente la res per trarne l’utilità tipica, facoltà che nel campo delle privative industriali (…) è prima di tutte quella di poter sfruttare economicamente l’invenzione brevettata in termini di esclusiva nei confronti di tutti i soggetti che di quella privativa non solo titolari”.
Argomentando a contrario – sempre ad avviso della Corte di Appello – si dovrebbe affermare che ciascun titolare del brevetto cointestato non possa mai fare uso dei diritti discendenti dal brevetto senza il consenso dell’altro e questo “significa svuotare completamente di contenuto il diritto di proprietà (…) Si tratterebbe infatti di un diritto del tutto privo dei contenuti immediatamente esercitabili, necessitando sempre e comunque del placet dell’altro titolare, anche solo per poter procedere a fare quello per il quale il brevetto per invenzione industriale usualmente viene chiesto… e cioè procedere alla industrializzazione dell’invenzione e alla commercializzazione dei prodotti che ne costituiscono l’attuazione”.
Brevetto cointestato: i principi enunciati dalla Cassazione
A seguito dell’impugnazione della sentenza di appello, la Corte di Cassazione ha accolto le ragioni della ricorrente formulando un principio di diritto in netto contrasto con le conclusioni a cui erano giunte le due precedenti sentenze di merito.
In particolare, la Corte di legittimità ha ricordato che la principale facoltà accordata dal brevetto è quella di poter sfruttare economicamente l’invenzione in termini di esclusiva nei confronti di tutti i soggetti che di quella privativa non solo titolari, e quindi nei confronti di tutti, tranne che del contitolare del brevetto.
Tanto premesso, la Corte afferma che sia necessario “guardare al brevetto nella sua vocazione al mercato”, perché esisterebbe “una correlazione diretta, quanto innegabile, tra i diritti che assicura il brevetto e l’andamento del mercato”. Quindi – prosegue la Corte – dato che l’uso consentito al singolo comunista ex art. 1102 c.c. non può alterare la destinazione del bene comune, non è ammissibile uno sfruttamento uti singulus del brevetto, perché tale sfruttamento, ad avviso della Corte, ne altera indubbiamente la destinazione dato che “lo sfruttamento individuale del brevetto deprime il valore intrinseco di esso, ne altera la destinazione e pregiudica il diritto degli altri contitolari di ritrarre dal brevetto i benefici che l’esclusiva loro concessa era in grado di assicurare”.
Sulla base di queste considerazioni, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e pronunciato il seguente principio di diritto:
“In materia di brevetto di cui siano contitolari due o più soggetti, il rinvio contenuto nell’art. 6, comma 1, cod. propr. ind. alle norme sulla comunione dei diritti reali deve essere inteso nel senso, che in difetto di convenzione contraria, a mente dell’art. 1102, comma 1, cod. civ. è precluso al singolo comunista lo sfruttamento produttivo del trovato a cui voglia procedere uti singulus in quanto ciò, riflettendosi sulla tutela accordata con il brevetto, altera la destinazione della cosa e lede in tal modo il diritto di esclusiva dell’altro o degli altri contitolari”.
Ilaria Feriti