Le recenti decisioni rese in ambito WIPO nei casi relativi ai nomi a dominio barolo. online e barolo. store offrono interessanti spunti di riflessione sul rapporto tra denominazioni di origine protetta, marchi e nomi a dominio.
Le controversie in questione traggono origine dal tentativo del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani, titolare di diritti sul segno BAROLO, di ottenere il trasferimento dei nomi a dominio contestati, registrati da soggetti terzi con sede in Cina e utilizzati esclusivamente per il reindirizzamento a pagine del registrar GoDaddy sulle quali i domini erano offerti in vendita o in locazione.
In entrambi i procedimenti, il ricorrente ha fondato le proprie domande sull’identità tra i nomi a dominio e il marchio BAROLO, nonché sull’asserita assenza di diritti o interessi legittimi in capo ai resistenti e sulla registrazione e uso in malafede, valorizzando in particolare la notorietà del termine “Barolo” quale denominazione vinicola protetta.
I due Panel, pur riconoscendo la piena identità tra i nomi a dominio contestati e il marchio del ricorrente, si sono concentrati sull’analisi della malafede, giungendo, in entrambi i casi, a escluderne la sussistenza.
Il punto centrale
Elemento centrale del ragionamento è stata la natura ambivalente del termine “Barolo”, che non costituisce soltanto un marchio o una denominazione di origine protetta, ma anche un termine geografico corrispondente a un comune del Piemonte.
Proprio questa duplice valenza ha indotto i due Panel a ritenere che il ricorrente non avesse fornito elementi sufficienti a dimostrare che i resistenti avessero registrato i nomi a dominio con specifico riferimento al marchio, piuttosto che al significato geografico o descrittivo del termine in questione.
In particolare, nella decisione relativa a barolo.store, il Panel ha ribadito che, pur riconoscendo la tutela derivante dalle registrazioni di marchio e dalla protezione DOP, i termini geografici, anche quando registrati come marchi, non beneficiano automaticamente di una protezione assoluta nel sistema UDRP, soprattutto in assenza di prova di un intento mirato a sfruttare la reputazione del segno distintivo.
Un ulteriore profilo rilevante, comune a entrambe le decisioni, riguarda la valutazione della messa in vendita dei nomi a dominio.
I due Panel hanno infatti sottolineato che la mera offerta in vendita di un dominio, anche a un prezzo superiore ai costi di registrazione, non costituisce di per sé prova di malafede, in assenza di elementi ulteriori quali contatti diretti con il titolare del marchio, offerte mirate o utilizzi idonei a generare confusione.
Conclusioni
Pertanto, in assenza di prove concrete e in presenza di un termine dotato di un significato autonomo e legittimo, quale quello geografico, il semplice richiamo al marchio, pur noto e tutelato anche come DOP, non è stato considerato sufficiente per ottenere il trasferimento dei nomi a dominio.
Tali elementi hanno pertanto impedito di ritenere provato che i resistenti avessero agito con l’intento di sfruttare indebitamente il marchio Barolo o di indirizzarsi specificamente al Consorzio, determinando, così, il rigetto di entrambi i ricorsi.
Giulia Mugnaini