Con sentenza del 13 luglio 2017 (causa T- 389/16), il Tribunale si è pronunciato circa il tipo di consenso che deve essere dato dal titolare di un marchio anteriore alla registrazione di un marchio successivo uguale o simile.
Il caso sottoposto all’attenzione del Tribunale UE riguardava la controversia insorta tra AIA e Casa Montorsi s.r.l. che aveva chiesto fosse dichiarata la nullità del marchio denominativo comunitario “MONTORSI F. & F.” a causa dell’esistenza del marchio italiano denominativo anteriore “Casa Montorsi” depositato nel 1995, registrato nel 1998 e successivamente rinnovato.
Nelle more del procedimento di nullità, AIA chiedeva il rigetto della domanda di dichiarazione di nullità del marchio comunitario in quanto tra le parti era intercorso un accordo nel quale si stabiliva che i segni distintivi da ciascuna parte sino ad allora registrati e/o utilizzati avrebbero potuto coesistere e che le parti avrebbero rinunciato reciprocamente a impugnare le rispettive registrazioni di tali segni.
L’art. 53, paragrafo 3, RMC, prevede infatti che
«il marchio comunitario non può essere dichiarato nullo se il titolare del diritto di cui ai paragrafi 1 o 2 dà espressamente il suo consenso alla registrazione di tale marchio prima della presentazione della domanda di nullità».
Il Tribunale ha però ritenuto che un tale consenso non può essere generico e che pertanto l’accordo intervenuto tra le parti non consentiva di dimostrare quel consenso espresso di cui all’articolo 53, paragrafo 3, RMC.
Il Tribunale ha affermato che la norma, avendo carattere derogatorio, richiede un’interpretazione restrittiva per cui l’espressione “dà espressamente il suo consenso alla registrazione di tale marchio” deve essere intesa nel senso che, per equivalere ad un consenso prestato alla registrazione, l’accordo in questione deve fare riferimento al marchio “in modo chiaro, manifesto ed esplicito”.
L’accordo richiamato da AIA invece, si legge nella sentenza, “apparirebbe vago e impreciso” dato che, in esso, il marchio MONTORSI F. & F. non era menzionato e non risultavano definiti taluni elementi essenziali dello stesso quali, ad esempio, l’ambito territoriale e temporale di applicazione.
Non potendo leggersi nell’accordo un consenso esplicito, il ricorso presentato da AIA è stato respinto.