Il titolare di un marchio ha il diritto di impedire ad altri di utilizzare il proprio brand anche se per molti anni che ne era stato autorizzato l’uso.
In un caso affrontato recentemente dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (C-661/11 del 19.09.2013) il titolare di un marchio aveva acconsentito per molti anni che un altro imprenditore usasse il suo marchio per la produzione di borsette impegnandosi al tempo stesso a non usarlo allo stesso fine.
Questa pacifica convivenza ad un certo punto entra in crisi ed il titolare del marchio decide di impedire al terzo detto uso e di cominciare direttamente a produrre borsette.
Il terzo si sente danneggiato sia perché dovrebbe porre fine ad un business che si è coltivato nel corso degli anni sia perché il titolare del marchio, andando a produrre borsette, si avvantaggerebbe di tutta la pubblicità e dell’avviamento promosso dal terzo negli anni passati.
La Corte di Giustizia ha invece dato ragione al titolare del marchio. In particolare la Corte ha affermato che «il titolare di un marchio non può dare un consenso irrevocabile all’uso del suo marchio» e che una volta revocato il suo consenso potrà agire anche nei confronti di colui che in passato lo aveva ottenuto. A nulla rileva il fatto che questo consenso in passato sia stato dato per molto tempo in quanto è sempre diritto del titolare del marchio revocarlo e porre fine all’uso autorizzato.
La revoca non potrà essere immediata ma necessiterà di un preavviso. Soprattuto sarà sempre opportuno tenere conto nei rapporti contrattuali di tale evenienza per stabilire un termine di preavviso molto ampio e adeguate sanzioni in caso di violazione.