Il Tribunale di Milano, con l’ordinanza n. 3755 dell’11 maggio 2021, ha stabilito che le modalità di vendita, anche attraverso siti online, di un rivenditore esterno alla rete di distribuzione selettiva di un marchio di lusso che siano lesive del prestigio e della reputazione dello stesso possono essere impedite.
In tal caso infatti può non applicarsi il principio dell’esaurimento del marchio ex art. 5 comma 1 CPI e viene riconosciuto al titolare del marchio il diritto ad opporsi a tali vendite.
La decisione ha riguardato il caso di una nota società di prodotti di alta moda operante nel settore del lusso che ha agito in giudizio lamentando di ritenersi danneggiata dalla condotta di una società che commercializzava e promuoveva senza autorizzazione alcuni prodotti con il suo marchio sulla rete Internet.
Questa attività di vendita, a detta della ricorrente, non teneva conto dei severi standard qualitativi richiesti dalla stessa per i distributori della propria rete commerciale ed in generale degli standard relativi alla vendita di prodotti di lusso. La ricorrente, inoltre, rilevava la manomissione dei codici di tracciabilità apposti sulle confezioni di tali prodotti.
Il Tribunale di Milano ha valutato preliminarmente la legittimità del sistema di distribuzione selettiva della ricorrente, che viene genericamente definito come «un sistema di distribuzione nel quale il fornitore si impegna a vendere i beni o servizi oggetto del contratto, direttamente o indirettamente, solo a distributori selezionati sulla base di criteri specificati e nel quale questi distributori si impegnano a non vendere tali beni o servizi s rivenditori non autorizzati nel territorio che il fornitore ha riservato a tale sistema».
Tale sistema è astrattamente idoneo a impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza ma tale modalità di vendita può essere considerata legittima a condizione che vengano rispettate le seguenti condizioni: (i) sia limitata a prodotti di lusso e di prestigio, al fine di conservarne la qualità e garantirne un utilizzo corretto; (ii) i limiti imposti alla libera concorrenza e generati da tali modalità di vendita non vadano oltre il necessario e siano stabiliti in modo oggettivo. Tale sistema distributivo, specialmente per i brand di lusso, veniva e viene tuttora utilizzato al fine di garantire che i prodotti in questione vengano promossi e commercializzati attraverso canali appropriati e in linea con il prestigio del marchio stesso, così da preservarne la connotazione di esclusività e prestigio.
Il Tribunale di Milano ha ritenuto che il sistema di distribuzione selettiva del noto brand di moda fosse da considerarsi lecito e proporzionato, in quanto le clausole contenute nei relativi accordi erano destinate unicamente a salvaguardare il prestigio e l’alta rinomanza del marchio. Ad esempio si prevedeva che i prodotti del brand non dovevano essere affiancati da altri prodotti recanti altri marchi, che dovesse essere garantito un servizio di consulenza personalizzata, che dovesse essere assicurata l’alta qualità del sito Internet, mentre non era prevista alcuna prescrizione di natura restrittiva relativa ai prezzi, al territorio e alle forniture.
Riconosciuta quindi la liceità del sistema di distribuzione selettiva della ricorrente, il Tribunale di Milano si è soffermato sulla condotta della resistente, al fine di verificare se la stessa rispettasse o meno gli standard qualitativi imposti dalla ricorrente per i propri distributori autorizzati.
E’ in tale contesto che si inserisce il “principio dell’esaurimento” ex art. 5 CPI, secondo cui le facoltà esclusive attribuite al titolare si esauriscono con la prima immissione in commercio dei prodotti da parte del titolare o con il suo consenso a meno che sussistano “motivi legittimi” che giustifichino l’opposizione del titolare del marchio all’ulteriore commercializzazione dei propri prodotti (Art. 5 comma 2 CPI).
Il Tribunale, sul punto, si è unito al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui sono da considerarsi “motivi legittimi” le modalità di vendita e di presentazione dei prodotti non in linea con la reputazione e il prestigio goduti dal marchio, con conseguente pregiudizio effettivo all’immagine di lusso dello stesso.
Nel caso di specie, il Tribunale di Milano ha ravvisato la corretta applicabilità della deroga di cui all’art. 5 comma 2 CPI, in quanto la resistente non aveva applicato gli standard richiesti dal brand di moda per preservare il proprio prestigio e notorietà: i codici identificativi originari dei prodotti risultavano esser stati rimossi, il sito web presentava l’immagine di una campagna pubblicitaria non più in corso i cui diritti di sfruttamento erano ormai scaduti, i prodotti venivano accostati ad altri prodotti di minor qualità.
Il Giudice ha quindi escluso l’operatività del principio di esaurimento ed ha, conseguentemente, riconosciuto il legittimo esercizio da parte della ricorrente della facoltà di opporsi alla vendita ex art. 5 comma 2 CPI.
Conseguentemente il Tribunale ha accolto il ricorso disponendo l’inibitoria, assistita da penale, alla ulteriore commercializzazione, offerta in vendita, promozione e pubblicizzazione dei prodotti a marchio della ricorrente sul sito di e-commerce della resistente, nonché la pubblicazione del dispositivo dell’ordinanza sul sito della stessa.