La Cassazione torna a pronunciarsi sul marchio notorio

Con la recente sentenza n. 27217/2021 il Giudice di legittimità si è pronunciato in tema di marchio notorio, accogliendo il ricorso della casa di moda G.G. che chiedeva la declaratoria di nullità – per mancanza di novità – della registrazione di due marchi di titolarità di un cittadino cinese.

In particolare, il giudice di secondo grado riteneva che, sulla base di una valutazione sintetica e d’insieme, i marchi della nota casa di moda e quelli contestati non fossero simili posto che quest’ultimi presentavano differenziazioni idonee ad escludere, nel consumatore, ogni rischio di confusione ed associazione. Lo stesso Giudice osservava anche che l’alta rinomanza del marchio di G.G. contribuisse ad escludere il predetto rischio di confusione essendo l’acquirente medio dei prodotti un soggetto qualificato. In particolare, proprio la notorietà del marchio anteriore ed il suo essere impresso nella mente dei consumatori, avrebbero escluso ogni possibilità di errore.

Avverso la predetta sentenza, G.G. promuoveva ricorso in Cassazione lamentando, tra le altre doglianze, che il Giudice di secondo grado non aveva tenuto conto della tutela allargata dei marchi di rinomanza facendo quindi (erroneamente) esclusivo riferimento alla mancanza di confondibilità, elemento che, tuttavia, è del tutto irrilevante ai fini dell’applicazione della disciplina dei marchi notori.

Si ricorda, a tal proposito, che i marchi rinomati ricevono una tutela “rafforzata” che va oltre il rischio di confusione. In particolare, come rilevato dalla stessa ricorrente, la disciplina dei marchi di rinomanza (D.Lgs. n. 30 del 2005, art. 12, lett. f e art. 20, lett. c) prescinde completamente dalla sussistenza di un tale rischio dovendosi prendere, semmai, in considerazione il pregiudizio al carattere distintivo e alla notorietà nonché l’indebito vantaggio che il contraffattore trae dalla rinomanza del marchio anteriore.

In particolare, il pregiudizio arrecato al carattere distintivo del marchio notorio si manifesta quando risulta indebolita la sua idoneità ad identificare i prodotti/ servizi per i quali è stato registrato per il fatto che l’uso del segno posteriore fa disperdere l’identità del marchio noto e della corrispondente presa nella mente del pubblico. Il pregiudizio arrecato alla notorietà, invece, si verifica quando i prodotti/servizi per i quali il segno posteriore è usato dal terzo possono invece essere percepiti dal pubblico in modo tale che il potere di attrazione del marchio noto ne risulti compromesso.

Infine, come anche ricorderà la Corte di Cassazione, la nozione di vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore comprende, in particolare «il caso in cui, grazie ad un trasferimento dell’immagine del marchio o delle caratteristiche da questo proiettate sui prodotti designati dal segno identico o simile, sussista un palese sfruttamento parassitario nella scia del marchio che gode di notorietà senza che il titolare del marchio posteriore abbia dovuto operare sforzi propri in proposito e senza qualsivoglia remunerazione economica atta a compensare lo sforzo commerciale effettuato dal titolare del marchio per crearlo e mantenerne l’immagine».

Orbene, pronunciandosi sul tema e dopo aver enunciato i presupposti fondanti la normativa dei marchi rinomati come sopra richiamata, il giudice di legittimità osserva che è del tutto irrilevante indagare circa il ricorrere o meno del rischio confusorio.

Il Giudice in questione cassa quindi la sentenza e rinvia alla Corte d’Appello in diversa composizione.

Il giudice del rinvio dovrà quindi occuparsi di accertare se l’utilizzo del marchio posteriore costituisca o meno, alla luce dei richiamati parametri sul marchio notorio, un uso privo di giusta causa che consenta di trarre indebitamente profitto dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio ovvero arrechi pregiudizio alle caratteristiche di tale marchio.