L’articolo 59 del Regolamento (UE) n. 2017/1001 (RMUE) stabilisce le cause di nullità di un marchio dell’Unione Europea (EUTM). Tra queste, il paragrafo 1, lettera b), prevede che un marchio possa essere dichiarato nullo se il richiedente ha agito in malafede al momento del deposito della domanda di registrazione.
La malafede si verifica quando il richiedente registra un marchio con l’intento specifico di danneggiare un altro soggetto o, tra le altre cause, quando intende impedire a quest’ultimo di esercitare i propri diritti legittimi.
La malafede, inoltre, può essere accertata, ad esempio, se il titolare del marchio non ha mai avuto l’intenzione di utilizzarlo, o se ha depositato ripetutamente domande per evitare le conseguenze della decadenza per mancato uso delle sue registrazioni anteriori di MUE (03/06/2010, C-569/08, Internetportal, EU:C:2010:311, § 51; 13/12/2012, T-136/11, Pelikan (fig.), EU:T:2012:689, § 27).
Proprio in merito alla nullità di un marchio per malafede, l’EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) si è recentemente pronunciato nel caso TESLA.
Il caso
In questa vicenda, il richiedente (l’onere di provare l’esistenza della malafede grava, infatti, sul richiedente la nullità) ha fornito prove dettagliate riguardo la società titolare del MUE contestato, dimostrando che il suo intento era proprio quello di “bloccare” la registrazione della domanda da parte del legittimo titolare e di ottenere vantaggi economici, come, ad esempio, richiedere un compenso per il proseguimento della registrazione.
Il richiedente ha poi dimostrato che questa strategia abusiva di deposito è stata applicata dal titolare per oltre un decennio, riguardando vari settori come veicoli e abbigliamento.
Dall’altro lato, il titolare del MUE contestato ha affermato che il richiedente non aveva creato il marchio “TESLA” ma che lo avesse acquistato da terzi, circostanza tuttavia del tutto irrilevante.
Il richiedente ha poi dimostrato che il titolare del marchio avesse depositato migliaia di marchi, spesso senza pagare le tasse necessarie, utilizzando numerose società di comodo situate in diversi paesi. Le prove presentate hanno dimostrato che il titolare del marchio avesse depositato marchi in modo speculativo, al solo fine di ottenere date di deposito precedenti per opporsi a domande legittime o per cercare di vendere il marchio.
Ora, come osservato dall’ufficio europeo nella sua decisione, nel valutare se sussista malafede, è fondamentale considerare le intenzioni del titolare al momento del deposito del marchio.
Le intenzioni del titolare del MUE costituiscono, infatti, un indizio di malafede se è chiaro che il marchio non è stato depositato per essere utilizzato in attività commerciali, ma solo per impedire a terzi di entrare nel mercato (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 44).
Nel caso specifico, il titolare del MUE ha depositato il marchio non per utilizzarlo, ma per specularne la vendita o per bloccare le registrazioni concorrenti, dimostrando un comportamento fraudolento finalizzato a bloccare marchi esistenti per scopi speculativi.
Il trademark trolling
Il caso in questione è l’esempio di come le aziende di successo possano diventare bersaglio di pratiche scorrette come il trademark trolling, una pratica abusiva in cui una persona o una società registra marchi in modo speculativo, senza avere l’intenzione di utilizzarli realmente per prodotti o servizi.
In pratica, un “trademark troll” acquisisce o registra marchi con l’intento di impedire a un’altra azienda di usarli o per cercare di vendere questi diritti a un prezzo esorbitante, senza averne un vero interesse commerciale.
Proprio per questo motivo, riconoscendo nel titolare del marchio contestato un esempio di trademark troll, la Divisione di Annullamento dell’EUIPO con la decisione del 17/12/2024 resa nel caso No C 56 966 ha annullato il marchio europeo “TESLA” riconoscendo che il deposito fosse stato effettuato con una strategia speculativa, priva di reale intento commerciale, e volto a ostacolare le operazioni di Tesla in Europa.
Giulia Mugnaini