La Commissione di ricorso allargata dell’Ufficio Europeo per la Proprietà Intellettuale ha recentemente stabilito l’impossibilità di registrare come marchio il nome di un personaggio famoso, in questo caso dello scrittore “George Orwell”, per un’ampia gamma di prodotti e servizi.
Il caso
La vicenda ha avuto inizio nel 2018, quando la società che gestisce l’eredità dello scrittore ha depositato davanti all’EUIPO la domanda di marchio “George Orwell” per le classi 9, 16, 28, e 41.
La risposta dell’Ufficio è stata, in prima battuta, negativa. Lo stessa ha infatti sollevato un’obiezione per parte dei prodotti e servizi rivendicati (tra cui libri, contenuti digitali, film e attività culturali) sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1 lettere b) e c) e dell’articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
Tali articoli si riferiscono alla negazione della registrazione verso quei segni che sono “privi di carattere distintivo” e/o che sono “composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizi”.
Nel caso di specie, l’esaminatore ha ritenuto che il consumatore medio europeo non percepirebbe “George Orwell” come un marchio capace di indicare l’origine commerciale dei prodotti, ma piuttosto come un riferimento diretto allo scrittore e alle sue opere.
In altre parole, il nome funzionerebbe come descrizione del contenuto (libri su Orwell, film su Orwell, eventi su Orwell), non come segno distintivo di un’impresa. Inoltre, la notorietà del segno costituisce un ostacolo ulteriore alla sua registrazione.
La richiedente presentava quindi le proprie osservazioni contro le obiezioni mosse dall’Ufficio, sostenendo che il nome dell’autore abbia natura distintiva per definizione, venendo utilizzato proprio per distinguere le sue opere da quelle di altri. Inoltre, riferisce che esistono precedenti in cui nomi di autori o artisti sono stati registrati come marchi.
L’Ufficio confermava le obiezioni mosse e rifiutata definitivamente il segno, stabilendo che, sebbene i nomi di autori siano di per sé registrabili, la notorietà di George Orwell, l’uso diffuso e costante di tale nome e il riconoscimento universale delle sue opere, fanno cessare “l’effetto di marchio distintivo” e rendono il segno un’indicazione meramente generica.
La ricorrente impugnava quindi la decisione. Tuttavia, dato che l’Ufficio EUIPO e le Commissioni di ricorso hanno in passato emesso decisioni divergenti in merito all’ammissibilità della registrazione di nomi di persone famose, la questione è stata deferita alla Commissione Allargata.
Conclusioni
La Commissione allargata ha in sostanza confermato le precedenti decisioni, negando la registrabilità del marchio “George Orwell”.
Nel caso concreto, il pubblico di riferimento collegherà immediatamente i prodotti e servizi alla figura di George Orwell, interpretandoli come relativi alla sua persona, alla sua biografia o alle sue opere. Tale associazione diretta fa sì che il segno venga percepito come indicazione del contenuto o dell’oggetto, piuttosto che come indicatore di origine commerciale. Proprio perché descrittivo, il marchio non è in grado di svolgere la sua funzione essenziale, ossia distinguere i prodotti o servizi di un’impresa da quelli di altre. Ne deriva una mancanza di carattere distintivo che impedisce la registrazione del segno.
La Commissione ha inoltre precisato che l’esistenza o la scadenza della tutela del diritto d’autore sulle opere dell’autore non incide su questa valutazione: né il diritto d’autore né i diritti morali sono rilevanti ai fini dell’analisi della capacità distintiva o della descrittività del segno.
Tania Giampieri