In sede di opposizione alla registrazione di marchio, il richiedente il marchio opposto può chiedere al titolare del marchio anteriore su cui si fonda l’opposizione, di dimostrare l’uso serio ed effettivo del suo titolo per i prodotti o i servizi per cui è registrato. In mancanza di tale prova, l’opposizione è respinta.
Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3 del Regolamento delegato sul marchio dell’Unione europea (RDMUE) le informazioni, le prove e i documenti necessari per dimostrare detto uso sono costituiti da informazioni relative al luogo, al periodo di tempo, all’estensione e alla natura dell’uso del marchio.
Sulla base di questi criteri, dopo aver effettuato una valutazione complessiva delle prove trasmesse dall’opponente, la Divisione di Opposizione, nel caso nr. B 3 065 799, rilevava l’uso effettivo del marchio anteriore accogliendo, seppur in parte, l’opposizione.
Tuttavia, la Quarta Commissione di ricorso dell’EUIPO, a fonte del ricorso successivamente presentato dal richiedente il marchio opposto, ribaltava la decisione resa in prima istanza.
In particolare, la Commissione d’appello stabiliva che l’opponente non aveva fornito prove dell’uso effettivo del suo marchio in quanto, le stesse, si riferivano ad una forma che differiva, negli elementi sostanziali, dalla forma corrispondente a quella di registrazione.
L’opponente presentava così ricorso al Tribunale dell’Unione Europea, chiedendo l’annullamento della decisione d’appello, osservando che il segno utilizzato non alterasse, invero, il carattere distintivo del suo marchio così come registrato.
Il Giudice UE, investito della questione, osservava, in primo luogo, che la normativa non richiede una perfetta identità tra marchio utilizzato e marchio registrato.
Anzi, la normativa consente al proprietario del marchio di apportare variazioni al segno che, senza alterarne il carattere distintivo, consentano di adattarlo meglio alle esigenze di marketing e promozione dei beni o servizi in questione.
Tuttavia, occorre individuare le differenze nel marchio utilizzato, rispetto a quello registrato, e valutare l’impatto di queste per stabilire se l’essenza distintiva del marchio registrato sia presente, mancante o modificata.
Nel caso in esame, il marchio dell’opponente 
era composto da un segno figurativo costituito da un rettangolo diviso in due parti: a sinistra, un rettangolo blu in cui era collocata la combinazione delle lettere ‘t’ ed ‘e’, con un contorno bianco, e, a destra, un rettangolo nero in cui era collocata la combinazione delle lettere ‘m’ ed ‘a’, ciascuna lettera in un carattere specifico, entrambe in bianco.
Si è ritenuto che era proprio tale stilizzazione grafica (costituita dal contrasto della combinazione di colori e stilizzazione specifica delle lettere) a creare un’impressione immediata e duratura nei consumatori tale da conferire al segno un suo carattere distintivo.
Per tali motivi, si è ritenuto che l’uso del marchio nella diversa versione 
e 
alterasse, effettivamente, il carattere distintivo del segno registrato.
Di fatto, i segni ‘usati’ non erano più caratterizzati da quella particolare stilizzazione grafica propria del marchio registrato. Le modifiche intervenute non potevano considerarsi trascurabili ed i segni a confronto non potevano quindi ritenersi equivalenti.
Le differenze riscontrate tra i segni hanno alterato il carattere distintivo del marchio precedente come registrato e, di conseguenza, il Tribunale, aderendo alle conclusioni della Commissione di ricorso EUIPO, respingeva il ricorso nella sua interezza.
Giulia Mugnaini