Quando si vuole impedire ad altri di registrare un marchio simile al nostro marchio che è molto conosciuto, dobbiamo assolutamente provare la fama del segno che non può certo essere data per scontata.
In un recente caso (procedimento di opposizione nr. B 3 106 137), l’EUIPO (Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale) ha ribadito che per vincere un’opposizione basata sulla notorietà del segno anteriore è necessario che siano provati tutti i requisiti dell’art. 8 paragrafo 5 RMUE che sono i seguenti:
- i segni in comparazione devono essere identici o simili;
- il marchio anteriore deve godere di notorietà;
- deve sussistere il rischio di pregiudizio e cioè il rischio che l’uso del marchio contestato possa trarre indebito vantaggio dalla notorietà del marchio anteriore.
Per quanto riguarda il punto (ii) deve essere l’opponente a fornire agli esaminatori tutta una serie di prove a dimostrazione che il proprio marchio – del quale si invoca la notorietà – sia effettivamente conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti a cui il marchio si riferisce.
Per determinare il livello di notorietà, si legge nella decisione, si devono prendere in considerazione, tra gli altri, la quota di mercato detenuta dal marchio (e cioè la percentuale delle vendite totali ottenute in un determinato settore del mercato), l’intensità, l’estensione geografica, la durata del suo uso, nonché l’entità degli investimenti effettuati dall’impresa per promuoverlo.
Le prove presentate, pertanto, devono soddisfare i criteri sopra citati e, come ricorda l’EUIPO, dovranno quanto più possibile provenire da fonti indipendenti ed autorevoli.
Nel caso in esame, l’opponente, pur avendo presentato prove a dimostrazione del giro di affari e degli investimenti pubblicitari, non aveva però fornito alcun riscontro oggettivo delle stesse e, neppure, aveva dimostrato che tali prove fossero supportate da fonti indipendenti.
L’Ufficio, pertanto, nel sottolineare che le prove fornite erano insufficienti in quanto, tra le altre questioni, provenivano dallo stesso opponente, evidenziava che questo avrebbe dovuto, semmai, fornire altro tipo di evidenze.
In particolare, l’Ufficio sottolinea che le prove più idonee a dimostrare il grado di conoscenza del marchio sono i sondaggi di opinione, le indagini di mercato da parte di enti indipendenti sulla percezione del segno presso il pubblico, le indicazioni indipendenti sul volume delle vendite nonché i riconoscimenti o premi ottenuti dal marchio.
Nel caso citato, mancando tale documentazione, l’EUIPO ha respinto l’opposizione ritenendo non provata la notorietà del marchio anteriore, ai sensi dell’art. 8, paragrafo 5, RMUE.