Con sentenza del 30 luglio 2024, il Tribunale di Milano si è pronunciato nell’ambito di un’interessante controversia avente ad oggetto il noto marchio di calzature Dr. Martens.
Nel caso di specie, la società attrice, titolare del marchio in questione, lamentava la contraffazione del suo titolo sostenendo che la convenuta, in assenza di autorizzazione e al fine di promuovere le proprie calzature, avesse utilizzato il segno Dr. Martens su alcune proprie pagine social attraverso l’uso di hashtag quali #drmartens, #drmartenslover e #drmartensstyle.
Uso di un marchio come hashtag
Il Tribunale ha preliminarmente osservato che l’uso di un marchio come hashtag assolve alla specifica funzione di facilitare la ricerca dei contenuti da parte degli utenti e di intercettare un pubblico interessato a un determinato brand o tema. Considerata tale funzione, ritenuto che l’hashtag costituisce uno strumento idoneo ad amplificare la visibilità dei post, il Tribunale ha sancito che, qualora contenga un marchio altrui, esso integra un uso rilevante ai fini della contraffazione.
Pertanto, nel caso in esame, il giudice ha ritenuto che l’uso di hashtag contenenti il marchio Dr. Martens fosse chiaramente strumentale alla promozione dei prodotti della convenuta e idoneo a creare un collegamento (inesistente) tra le calzature da questa commercializzate e quelle contraddistinte dal noto marchio dell’attrice. È stata pertanto respinta l’eccezione difensiva secondo cui l’inserimento degli hashtag sarebbe stato finalizzato unicamente a indirizzare gli utenti verso il marchio dell’attrice.
Al contrario, il Tribunale lombardo ha evidenziato come tale condotta abbia effettivamente comportato un indebito vantaggio concorrenziale per la convenuta, la quale ha sfruttato la notorietà del marchio altrui per generare confusione circa l’origine dei prodotti e far apparire sussistente un collegamento commerciale inesistente tra le due società.
In sintesi, secondo il giudice milanese, l’utilizzo di un marchio altrui come hashtag su un proprio canale social integra una violazione del diritto di marchio, in quanto suggerisce al pubblico l’esistenza di un legame economico o commerciale con quel segno distintivo, anche quando il marchio non sia poi effettivamente e materialmente apposto sui prodotti.
La tutela del marchio di posizione
La sentenza affronta poi il tema del marchio di posizione, con specifico riferimento al celebre segno Dr. Martens costituito dalla cucitura gialla a punti larghi applicata sul guardolo della calzatura.
Sul punto, il Tribunale ha chiarito che la tutela di detto marchio è rigorosamente circoscritta alla rappresentazione distintiva così come registrata e non può quindi estendersi automaticamente a qualsiasi altra cucitura di colore diverso. Secondo il giudice, in sostanza, la “chiave” distintiva del marchio risiede nel colore giallo brillante della cucitura, capace di catturare immediatamente l’attenzione del pubblico di riferimento.
Di conseguenza, in assenza di una riproduzione fedele di tale elemento, è stata esclusa la contraffazione del marchio di posizione in relazione a tutte quelle calzature della convenuta in cui la cucitura presentava, invero, un colore diverso (ad esempio bianco, beige o arancione).
Ciò nonostante, il Tribunale ha ritenuto che l’adozione di cuciture di colore seppur diverso ma applicate nella stessa posizione e in contrasto cromatico con la tomaia, potesse comunque determinare un rischio di confusione nella forma della c.d. “post-sale confusion” (fenomeno che si verifica quando, in un momento successivo all’acquisto, i terzi consumatori, diversi dall’acquirente, entrano in confusione circa la natura autentica o contraffatta del prodotto acquistato da altri).
In questa prospettiva, il Tribunale ha ravvisato la sussistenza di una fattispecie di concorrenza sleale per imitazione servile, richiamando i principi affermati dalla Suprema Corte, secondo cui la valutazione della confondibilità deve avvenire in modo sintetico e complessivo, dal punto di vista del consumatore medio, tenendo conto dell’impatto immediato e non attraverso un’analisi frammentata dei prodotti in comparazione.
Conclusioni
La decisione in commento evidenzia, dunque, come l’inserimento di un marchio altrui all’interno di hashtag utilizzati per finalità promozionali possa integrare una contraffazione, in quanto idoneo a indurre in errore i consumatori, facendoli percepire un’origine o un collegamento commerciale, inesistente, tra società.
Allo stesso tempo, la pronuncia ribadisce che, in materia di marchi di posizione, la tutela è strettamente limitata all’elemento visivo così come registrato, senza possibilità di estensione a varianti meramente similari, ferma restando la rilevanza di tali condotte sotto il profilo della concorrenza sleale.
Giulia Mugnaini